[캐릭터 변호사]캐릭터라이선싱!-로열티를 얼마나 어떻게 받아야할까

캐릭터라이선싱! 로열티를 얼마나 어떻게 받아야 할까요?

1. 들어가기

안녕하세요. 권단 변호사입니다.

저는 박지성 선수의 캐릭터인 캡틴박 라이선싱을 위해 (주)스타라이센싱을 설립하여 직접 라이선싱 사업을 수행하였습니다.  이를 통해 수많은 라이선싱 계약서 초안을 작성하고 협상하면서 다양한 법률적 쟁점을 경험하게 되었으며, 저작권, 상표권, 퍼블리시티권, 캐릭터 등과 관련된 다양한 분쟁과 쟁점들에 대하여 공부하고 고민하게 되었습니다.

이러한 고민들에 대한 나름의 결론과 방안들을 공유할 수 있는 자리를 통해 여러분들께서 언제든지 관련 문제에 대하여 질의나 의견을 주시면 감사하겠습니다.

2. 캐릭터 전성 시대와 로열티

바야흐로 캐릭터의 시대라고 할 수 있습니다.

뽀로로가 디즈니로부터 1조원의 제안을 거절하였다는 뉴스가 나오고, 앵그리버드의 한국 마스터 에이전시가 2개월만에 200개 제품의 라이선싱 계약을 하였다는 이야기도 나옵니다.

이외에도 뿌까, 구름빵 등 수 많은 캐릭터들의 성공 사례 이야기가 들려옵니다.

이러한 인기 캐릭터의 사용에 대한 대가로 라이선시들은 캐릭터 라이선서들에게 로열티를 지급하게 됩니다.

가. 라이선스 계약과 로열티

로열티의 기준, 산정방법, 시기 등에 대한 라이선서와 라이선시의 약속을 정하기 위해서 캐릭터 라이선싱 계약을 하게 되며, 이 계약서에 의하여 로열티에 대한 권리, 의무가 결정됩니다.

로열티는 우선 일정한 계약기간 동안 일시금으로 받는 경우가 있고, 라이센싱 제품의 매출에 연동하여 받는 경우가 있습니다.

일시금으로 계약하는 경우는, 라이선시가 대기업일 경우 매출 대비로 하게 되면 해당 제품의 시장 점유율에 비추어 보면 너무 막대한 로열티가 지급될 가능성이 있거나(예를 들어 농심 신라면에 뽀로로 캐릭터 라이센싱을 하게 되면, 기존 신라면 매출이 연 5,000억원이라고 할 경우 0.1%만 로열티를 받아도 연간 5억원이 됩니다), 매출액 증빙을 위한 객관적인 회계자료 공개나 증빙이 어려운 경우나, 매출액 연동 대비 로열티의 정산의 다툼으로 인한 불필요한 부대비용을 피하고자 할 경우 또는 라이선시 입장에서 매출 증가에 상관 없이 일정금액만 지급하고, 라이선서 입장에서도 매출 변동에 상관 없이 안정된 일정량의 고정 로열티만 받고자 하는 경우에 많이 사용됩니다.

하지만, 통상적으로는 로열티는 해당 캐릭터가 사용된 제품의 매출에 연동하여 로열티를 받는 것이 본래 라이선싱(즉, 사용허락)의 취지에 부합하며, 통상 해당 제품 매출의 5~10% 또는 해당 제품 수익의 25% 정도를 로열티로 받게 됩니다.

제품의 특성상 편의점 김밥처럼 유통기한이 매우 짧거나 마진이 매우 적은 유통 단계인 경우에는 예외적으로 1~2%의 로열티를 받는 경우도 있습니다.

그러나 이런 로열티의 수준이나 기준은 법에 정해진 것이 아니고,

라이선서와 라이선시의 합의에 의해 얼마든지 변동이 가능한 것이고, 로열티의 가능 범위는 해당 제품의 판매로 인한 세후 순수익 내에서 라이선서와 라이선시의 정보력, 협상력에 따라 해당 캐릭터의 대중적 인기도, 기존 제품의 시장 점유율, 예상 매출 증가율 등을 가지고 밀고 당기기 싸움 끝에 정해지게 될 것입니다.

나. 라이선서와 라이선시의 로열티에 대한 입장 차이

라이선시들은 로열티에 대하여 수익이 발생해야 지급할 수 있는 비용으로써 원가 비용 이외의 별도 부대 비용으로 생각하고 접근을 하고, 라이선서들은 특허 로열티나 제품의 재료비 처럼 일종의 원가 비용으로 취급되어야 한다고 생각을 하고 있습니다.

기존 제품에 캐릭터를 사용하여 캐릭터의 인지도에 힘입어 제품의 매출을 늘리고자 생각하는 라이선시 입장에서는, 캐릭터를 사용하지 않는 기존 제품의 원가 비용에 캐릭터 로열티를 포함시키는 것이 이해하기 어려우므로 기존 제품의 손익분기점 이후의 매출에 대하여 부터 로열티를 주는게 맞다고 생각할 수 있으나, 라이선서 입장에서는 캐릭터를 기존 제품에 사용함으로써 해당 제품은 별도의 캐릭터 제품이 되는 것이므로, 해당 캐릭터 사용 비용인 로열티는 당연히 해당 제품의 원가에 포함되어야 하므로, 라이선시의 수익 발생과 상관없이 제품 1개 판매당 로열티를 받아야 한다고 생각합니다.

이러한 문제의식 하에, 로열티를 매출 연동으로 하는 경우에도, 로열티의 발생 시점을 예를 들어 과거 매출액과 비교하여 과거 3년 평균 매출액을 초과하는 시점부터 정산할 것을 라이선시 입장에서는 요구할 수 있다고 할 것입니다.

이에 대하여 라이선서 입장에서는 어쨌든 1개가 팔리더라도 캐릭터를 사용한 것에 대한 최소한의 로열티는지급이 되어야 한다고 논리를 펼칠 수 있으므로, 그에 대한 중간적 합의로, 과거 평균 매출액까지는 최소한의 경미한 로열티 또는 매출과 연동되지 않는 최소한의 보증 로열티를 약정하고, 그 이상의 매출액부터는 통상적인 로열티 수준을 약정하거나 단계적으로 일정 매출액 이상이 달성될 때마다 로열티를 변동하는 것도 하나의 방법이 될 것입니다.

다. “매출”의 개념 정의의 중요성

그리고 또 하나의 쟁점으로 “매출”에 대한 개념 정의입니다.

캐릭터 제품은 유통 단계에 따라 여러번 “매출”이 발생하는데, 라이선시가 어느 단계의 회사인가에 따라 매출액이 공장 출하가가 될 수도 있고, 1차 도매가가 될 수도 있고, 2차 도매가가 될 수도 있고, 최종소비자판매가가 될 수도 있다고 할 것입니다.

또 같은 업체와 계약을 해도 해당 업체의 판매 채널이 여러개인 경우 각 각 다른 의미의 매출액이 발생할 수 있습니다.

예를 들어 직영점이나 직영 온라인 쇼핑몰에서 판매하는 경우에는 매출액이 바로 최종소비자판매가와 동일하나, 대형 마트나 편의점, 백화점에 공급하는 경우에는 각각 마트, 편의점, 백화점에 납품하는 가격 또는 정산받는 가격이 매출액이 될 것이며, 홈쇼핑의 경우에도 마찬가지일 것입니다.

우선 기본적으로 “매출”이 아닌 “수익”을 로열티 산정의 기준으로 삼으면 안됩니다.

수익이라 함은 매출에서 비용을 공제한 개념으로, 제품에 따라 수익이 마이너스가 나면 이론상으로 라이선서가 라이선시에게 마이너스 로열티를 지급해야 하는데 상식에 반하는 결과가 나올 수 있으며, 더욱 큰 문제는 어떻게 라이선시 업체들의 비용 산정을 감시하고 확인할 수 있냐는 점입니다.

따라서 모든 로열티의 기준은 수익이 아닌 매출이 되는 것이 분쟁의 소지를 최소한으로 줄일 수 있고, 기본적으로 제품에 사용되는 것에 대한 대가라는 측면에서 수익 발생과 관계 없이 사용에 대한 대가로서의 로열티는 매출이 산정 기준이 되어야 할 것입니다.

 다만, 이 때 매출은 라이선시 업체 자체의 “매출”로 기준을 삼으면, 해당 제품을 라이선시가 직판을 하든지, 중간유통업체나 최종유통업체에 공급을 하든지 관계없이 로열티 산정이 가능하게 됩니다.

물론 판매 채널별로 동일한 제품의 공급가격 즉 매출이 달라질 수 있으나, 이는 세금계산서, 상대방 업체와의 공급계약서 등을 통해 객관적으로 확인이 가능한 기준이 될 수 있으므로 제일 합리적인 산정 기준이라고 할 것입니다.

이 경우, 판매 채널별로 로열티를 다르게 산정할 것인지 여부는 판매 채널별로 판매가격이 달라지는지 여부, 해당 판매 채널별로 마진이 다른지 여부 등 복합적으로 고려하여 협의를 해야 할 것입니다.

 라. 로열티 정산과 홀로그램증지

자 그런데 이렇게 어렵게 로열티의 기준 가격과 비율을 합의를 하였는데, 라이선서 입장에서는 과연 라이선시가 정직하게 매출액을 신고할 것인가가 상당히 의문이 발생하며, 라이선시 입장에서는 이렇게 막대한 로열티를 지급하는데, 라이선서가 경쟁업체에 이중으로 라이선시계약을 하거나 또는 위조, 짝퉁 제품 판매가 될 경우가 고민이 생깁니다.

이에 대한 해결책 중의 하나로 현재 가장 많이 사용되는 방법이 위조방지된 홀로그램증지를 해당 제품 또는 제품의 포장 등에 부착하는 방법입니다.

홀로그램증지가 부착되지 않은 제품을 라이선시가 판매하다가 적발되면, 막대한 위약벌을 강제하는 조항을 삽입함으로써 정직한 매출액 신고를 장려할 수 있고, 홀로그램 증지가 부착되지 않은 짝퉁 제품을 판매하는 경쟁업체 또는 불법업체 등에 대하여 법적 조치를 취할 수도 있는 기준이 됩니다.

또한 경우에 따라 홀로그램 증지에 일련번호를 기재하여,라이선시 업체가 홀로그램 증지를 위조하는 것을 방지할 수도 있으며, 홀로그램 증지 발매수량을 기준으로 로열티를 계산하게 되는 편리한 점이 있습니다.

다만, 홀로그램 증지 비용을 누가 부담할 것인가와 로열티가 증지 비용보다 적을 경우 등 문제가 생길 수도 있습니다.

 마. 지연손해금 조항의 필요성 

하지만 위조품 방지와 로열티 정산에 대한 분쟁 방지를 위해서 아직까지 홀로그램 증지 부착보다 더 정확한 방법이 없다는 점에서 많은 업체들이 사용을 하고 있다고 할 것입니다[덧글 : 2015년 12월 현재에는 QR코드 인식 등 다양한 위조방지 기술이 개발되었습니다].

또한 홀로그램 증지 디자인을 세련되게 하여 해당 캐릭터의 인증 마크 또는 브랜드 상표 역할을 할 수도 있는 장점이 있어 갈수록 위조방지 기술이 도입된 여러 가지 홀로그램이 개발되고 있습니다.

그런데 이렇게 어렵게 로열티 계약을 했는데, 라이선시가 약속된 기일에 로열티 지급을 하지 않고 미루거나 하면 라이선서 입장에서는 계약해지, 소송 등을 하기에는 변호사비용과 막대한 시간이 소요되어 속만 태우는 경우가 많습니다.

이럴 경우를 대비하여 로열티를 일시금으로 하든지 비율로 하든지 간에 매월 또는 매분기 정산 지급기일까지 로열티를 지급하지 않을 경우 연체된 금액에 대하여 연 15% 정도의 지연손해금이 가산된다는 단서 조항을 달아놓으면, 설사 라이선시 업체가 로열티 정산을 미루는 경우에도 추후 법적으로 연 15%에 해당하는 상당한 금액을 추가로 받을 수 있고, 라이선시 입장에서도 이러한 불이익을 방지하기 위하여 되도록 연체를 하지 않으려고 노력하게 만드는 간접적 효과도 있다고 할 것입니다.

바. 로열티 산정 기준 대상

또 하나의 문제는 로열티 산정 기준을 실제 판매된 제품으로 할 것인가, 생산된 제품으로 할 것인가가 문제가 됩니다.

통상 홀로그램 증지는 제품 생산수량 보고서를 받고 라이선서가 발행해주는데, 이렇게 캐릭터가 사용된 제품들이 실제 판매가 되지 않고 재고로만 쌓인 경우, 과연 어차피 캐릭터가 제품에 사용된 이상 생산수량 기준으로 로열티를 계산해서 받을 것인가 아니면, 10만개를 생산해도 10개만 팔린 경우 10개에 대한 로열티만 지급하는 것이 맞는지 문제가 발생합니다. 

당연히 라이선서 입장에서는 생산수량 기준으로 하고자 할 것이나,

이러한 경우에는 위에서 언급한 바와 같은 “매출” 기준이 아닌 특정된 소비자 정가나 사전에 약정한 판매 채널별 공급가격을 매출로 정의해야 하고, 로열티 산정을 홀로그램 증지 발행 수량으로 기준으로 해야 할 것이나, 이 경우 판매가 되지 않을 경우 라이선시 입장에서는 큰 손해를 입게 되어 울트라 갑 라이선서가 아닌 이상 라이선시 입장에서는 수용을 하기 힘든 조건이라고 할 것입니다.

그렇다고, 무조건 판매된 수량에 대하여서만 로열티를 지급하는 것으로 하면, 라이선서 입장에서는 판매가 되지 않을 경우 해당 캐릭터의 시장 평가나 가치에 큰 손상을 입을 수 있고, 라이선시 업체의 마케팅 능력 부재 등으로 인해 잘못된 계약을 했다고 하소연만 할 수 밖에 없다고 할 것입니다.

따라서, 절충안으로 기본적으로 위조방지 및 생산수량 확인을 위해 모든 제품에 홀로그램 증지를 부착하되, 로열티는 매월 또는 분기별로 실제 매출액을 기준으로 하여 정산을 하고, 계약기간 종료가 되기 전에 예상 재고수량을 파악하여, 계약기간 종료 이후 일정기간 재고소진 기간을 추가하여 홀로그램 증지가 부착된 제품의 판매를 재고 소비 차원에서 허용을 하고, 계약기간 종료 후 재고소진 기간까지 소진된 경우에도 남은 제품이 있을 경우에는 그 때까지 남은 제품을 폐기 또는 자선재단에 기부하고 폐기 또는 기부된 제품수량에 대하여서는 로열티를 받지 않는 등 방법으로 해결해야 할 것입니다.

 매출액을 속이지 않은 신뢰성 있는 대기업이나, 제품 유통기간이 일주일 내로 짧은 편의점 인스턴트 식품 등의 경우에는 홀로그램 증지를 부착하는 것이 적절하지 않으므로, 실제 매출액을 기준으로 로열티를 산정하는 것이 합리적이라고 할 것입니다.

그런데 간혹 실제 판매액만을 로열티 기준으로 하면, 라이선시 업체 중에서는 신규 제품에 유명 캐릭터라이센싱 계약을 한 후, 신규 제품 판매 촉진 및 홍보를 위해 생산 제품의 50% 이상을 초기 계약기간 동안 무상 홍보용으로 이벤트, 기부 등을 통해 마구 뿌리는 경우가 있습니다.

이렇게 되면, 라이선서는 라이선시 업체의 신규 제품 홍보만 무상으로 해준 것과 동일한 결과가 발생할 수 있습니다.

그러므로 이러한 검증되지 않은 제품이나 신규 제품의 라이센싱계약의 경우에는 반드시 무상 홍보, 기부 수량이 전체 생산 수량의 5~10%를 초과할 수 없고, 초과된 경우에는 기존 판매가격을 기준으로 로열티를 산정한다는 등 제한 조항이 반드시 필요하다고 할 것입니다.

 3. 나가며

이상 로열티 계약에 있어서 여러 가지 발생할 수 있는 상황에 대비한 여러 가지 형태의 로열티 관련 약정 내용을 살펴보았는데, 제일 중요한 것은 라이선서와 라이선시 사이에 서로간의 입장을 충분히 피력하고 또한 상대방의 상황을 충분히 이해한 전제 하에 양자 모두 윈윈할 수 있는 형태의 계약이 제일 최선이라고 할 것입니다. 끝. 디케이엘파트너스 법률사무소 권단 변호사 작성.(본 글은 아이러브캐릭터 2011년 12월호에 기고된 칼럼입니다).

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