[캐릭터 변호사]캐릭터에 드라마 소품, 의상, 타이틀 사용시 저작권문제-헬로키티대장금사건

 캐릭터 드라마 소품, 의상, 타이틀 사용시 저작권 등 문제

글/ 지적재산권 전문변호사 권단

아이러브캐릭터 칼럼

2012년 7월호, 8월호

 

대장금, 주몽 드라마에 나온 의상을 헬로키티에 입히거나 헬로키티 캐릭터 제품에 대장금, 주몽 등 이름을 사용하면 어떻게 될까?

[사례]

A를 저명한 캐릭터인 HELLO KITTY를 한국에서 독점적으로 상품화할 수 있는 권리를 가진 회사라고 가정하자.

 

A는 HELLO KITTY 제품을 판매하는 별도의 홈페이지를 가지고 있는데,방송국에서 당시에 대장금, 주몽 등이 선풍적인 인기를 끌고 해외에 드라마를 수출까지 하자,대장금, 주몽에 나온 주인공 캐릭터들이 입었던 한복, 갑옷, 목도리, 칼, 복장, 머리모양 등을 활용하여 다양한 의상을 HELLO KITTY에 입히거나 해당 드라마 소품을 이용해 변형한 HELLO KITTY 캐릭터를 부착한 인형, 손수건, 열쇠고리, 볼펜 등의 상품을 제조하고 해당 상품 이미지를 홈페이지에 게재, 판매하고, 해당 이미지 바로 아래 있는 상품 이름 앞에 “대장금”, “주몽” 등이라는 표장을 표시하였으며, 다만, 홈페이지 상단과 상품 이미지 일부에 A가 HELLO KITTY의 저작권자로부터 라이선스 받았다는 저작권 표시를 하였다.

그리고 대장금 상표는 방송국이 출원하여 등록한 상태이고, 주몽 상표는 드라마제작사가 출원하여 등록한 상태이다.

그리고, B는 방송국과 ‘대장금’, ‘주몽’ 드라마 관련한 상품화 사업계약을 체결하고 드라마 대장금, 주몽에 나온 캐릭터와 소품을 응용한 인형, 볼펜, 열쇠고리 등 제품을 제작, 판매하는 회사이다.

그런데 A는 방송국, 드라마제작사, B회사로부터 대장금, 주몽의 상표나, 표장, 캐릭터 사용 등에 관하여 어떠한 승낙을 받은 적도 없고, 어떠한 계약을 체결한 적도 없다. 

상표법, 부정경쟁방지법, 저작권법 등과 관련하여 어떠한 문제가 발생할 수 있을까?

(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다 20044 판결로 사례 구성을 하였습니다)

 

 [설명]

  

1. 방송국과 드라마제작사가 자신들이 등록한 상표인 “대장금”과 “주몽” 상표권을 A가 승낙 없이 사용하여 침해하였다는 이유로 상표법상 손해배상청구를 하였을 경우 어떻게 될까?

 

방송국과 드라마제작사 등 상표권자는 A가 HELLO KITTY 제품을 판매하기 위하여 자신들의 상표인 “대장금”, “주몽”이라는 표장을 A의 홈페이지 해당 상품 이미지 아래에 표시를 한 행위는 상표법 제2조 제1항 제7호의 “상표의 사용”의 유형에 해당되어 상표법 제66조 제1항 제1호의 상표권침해행위라고 주장을 하였고, A는 자신은 홈페이지에 HELLO KITTY 저작권 표시를 별도로 하였고,“대장금”, “장금” 등의 표장은 HELLO KITTY 상품의 출처를 표시하기 위한 상표로 상품에 사용한 것이 아니고 대장금, 장금 등에 나온 의상 등 소품을 HELLO KITTY에 착용시켰다는 설명, 안내를 위한 표시에 불과하다고 주장을 하였다.

 

이 사건에 관하여 대법원은 타인의 상표를 사용한 경우라고 하더라도 그 상표를 해당 상품의 출처를 표시하거나 상품의 식별표지로 사용한 것이 아니라 상품에 부착된 HELLO KITTY 캐릭터가 방송사 등이 제작, 방영한 드라마 캐릭터로 알려진 ‘대장금’, ‘주몽’을 형상화한 것임을 안내, 설명하기 위한 것일 뿐이므로 “대장금”이나 “주몽” 등 표장이 ‘상표로 사용’되었다고 볼 수 없으므로 상표권침해가 아니라고 판단하였다.(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다 20044 판결).

 

즉, HELLO KITTY 캐릭터 제품에 대장금, 주몽 등 드라마의 주인공들이 입었던 의상, 소품을 활용하여 형상화하거나,그렇게 형상화된 HELLO KITTY 캐릭터를 활용한 상품을 홈페이지에 게재, 판매함에 있어서 드라마에 기한 상표인 대장금, 주몽 등 표장을 A회사 홈페이지 HELLO KITTY 상품 이미지 아래나 상품명 앞에 표시, 기재한 경우라고 하더라도, 그러한 표시가 해당 상표 표지의 사용으로 해당 상품의 출처가 A회사가 아닌 상표권자인 방송국이나 드라마제작사의 것이라고 표시된 것으로 볼 수 있거나, HELLO KITTY 캐릭터 상품의 식별표지로 대장금, 주몽 등의 상표를 부착하여 사용한 정도가 아니고, A회사가 별도로 HELLO KITTY 저작권 표시를 하여 출처표시를 하고 있는 점 등에 비추어, A회사가 무단으로 “대장금”, “주몽”이라는 상표를 사용하였다고 하더라도 그것은 “상표의 고유한 기능인 출처표시나 식별표지 등으로 사용”한 것이라고 할 수 없어 상표권 침해행위라고는 보기 어렵다고 한 것이다.

 

만일 A회사가 HELLO KITTY 인형, 열쇠고리, 손수건 등 제품 자체에 “대장금”, “주몽”을 상표처럼 인쇄하거나, 라벨이나 포장에 “대장금 HELLO KITTY” 등으로 표시를 하였다면, 이는 ”대장금 HELLO KITTY“가 대장금 상표권자가 제작한 것이라거나 허락을 받은 제품인 것처럼 보이므로 상표권 침해라고 할 수도 있었을 것이다.

 

2. 방송국과 제작사, B회사가 A회사를 상대로 드라마에 나온 캐릭터인 대장금, 주몽의 캐릭터 또는 캐릭터를 활용한 상품 형태와 동일, 유사한 표지를 사용하였다는 이유로 부정경쟁방지법상의 ‘국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지’를 사용한 것으로 보아 부정경쟁행위라고 주장한 경우에는 어떻게 될까?

 

이에 대하여, 위 대법원 판결은 캐릭터의 경우에는 캐릭터 자체가 국내에 널리 알려진 것만으로는 부족하고,캐릭터에 대한 상품화 사업이 이루어지고 이에 대한 지속적인 선전, 광고 및 품질관리 등으로 캐릭터가 이를 상품화할 수 있는 권리를 가진 자의 상품표지이거나 상품화권자와 그로부터 상품화 계약에 따라 캐릭터사용허락을 받은 사용권자 및 재사용권자 등 캐릭터에 관한 상품화 사업을 영위하는 집단(group)의 상품표지로서 수요자들에게 널리 인식되어 있을 것을 필요로 하며,어떤 상품의 형태가 위에 해당되기 위해서는 상품형태가 다른 유사 상품과 비교하여 수요자의 감각에 강하게 호소하는 독특한 디자인적 특징을 가지고 있는 등 일반수요자가 일견하여 특정 영업주체의 상품이라는 것을 인식할 수 있는 정도의 식별력을 갖추고 있어야 하며,나아가 당해 상품형태가 장기간에 걸쳐 특정 영업주체의 상품으로 계속적, 독점적, 배타적으로 사용되거나 또는 단기간이라도 강력한 선전, 광고가 이루어짐으로써 상품형태가 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 일반수요자에게 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 정도에 이르러야 한다고 판단하였다.

 

이 사건에서 대법원은 대장금, 주몽 등 드라마의 캐릭터나 이에 대한 상품화권을 가지고 있는 B회사의 상품형태가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목에 규정한 ‘국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지’에 이를 정도가 되지 않는다고 판시하였는데, 그 이유는 이 사건 당시에 방송국에서 대장금, 주몽 등에 나온 주인공을 활용한 캐릭터를 창작하여 지속적인 선전, 광고, 품질관리를 하여 일반 수요자들 누구나 그 캐릭터가 방송국에서 드라마 상의 캐릭터를 활용하여 상품화하기 만든 캐릭터로서 상품 표지라고 인정될 정도의 창작, 선전, 광고, 상품 제조 등의 행위를 하지도 않았고, B 회사가 만든 상품 형태도 일반 수요자들에게 상품형태의 차별적 특징이 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도가 되지 않았기에 부정경쟁방지법 상의 보호를 받기에는 부족하였던 것이다.

3. 방송국들이 A회사를 상대로 대장금, 주몽 등 드라마에 등장하는 인물들의 이름, 복장, 소품 등에 관한 캐릭터 저작권, 사진 및 영상 저작물의 저작권, 응용미술 저작권 등을 주장하면서, A회사의 행위는 방송국의 위와 같은 저작권의 복제권 및 2차적 저작물 작성권 침해라고 주장한 경우에는 어떻게 될까?

 

이 사건에서 대법원은 우선, 드라마 주인공들의 이름, 복장, 소품만으로는 이 사건 각 드라마와 별개로 저작권법에 의하여 보호받을 수 있는 캐릭터 저작물이 된다고 볼 수 없다고 하였고, 사진 및 영상저작물과 A회사의 상품들이 실질적 유사성이 있다고 볼 수 없으며, 드라마 대장금의 의녀 복장,드라마 주몽의 소서노 의상은 각 저작물로서 보호받기 위한 필요한 창작성이 없으며, 주몽의 갑옷과 HELLO KITTY가 입은 갑옷은 실질적 유사성이 없다는 이유로 이에 관한 각 복제권 및 2차적 저작물 작성권을 침해한 것이라고 볼 수 없다고 판단하였다.

 

드라마의 캐릭터가 저작권법상의 저작물로 보호를 받기 위해서는 상품화 사업 여부와 관계없이 해당 드라마 캐릭터의 생김새, 동작 등의 시각적 표현에 작성자의 창조적 개성이 드러나 있으면 원저작물인 드라마와 별개로 저작권법에 의하여 보호되는 저작물이 될 수 있다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결).

 

하지만, 이 사건에서는 대장금, 주몽 드라마의 인물 캐릭터에서 나타난 생김새, 개성, 동작 등을 시각적 표현으로 창작한 캐릭터를 방송국이 별도로 직접 창작하지도 않았으며 (금이의 꿈이라는 만화영화를 만든 업체는 별도로 영상저작물로 보호를 받을 수 있습니다), A회사가 무단 사용한 부분은 대장금, 주몽 드라마에 나오는 주인공의 이름과, 드라마의 제호, 복장,소품일 뿐인데 이러한 것들을 저작권법으로 보호되는 저작물인 캐릭터라고는 볼 수 없다고 할 것이다.

 

그리고 드라마 방송 장면의 개개 캡쳐 화면이나 방송물 자체는 당연히 사진저작물이나 영상저작물로 보호되나, 이러한 저작물과 A회사가 만든 드라마 소품, 의상을 활용한 HELLO KITTY 제품 사이에는 당연히 실질적 유사성을 인정받기 힘들어 저작권 침해라고 보기 어렵다고 할 것이며, 대장금의 의녀 복장,주몽의 소서노 의상 자체에 대하여서는 저작물의 기본 요건인 표현의 창작성이 결여되었다고 보았으며,주몽의 갑옷은 창작성 있는 저작물이라고 하더라도 HELLO KITTY가 착용하였던 갑옷과는 실질적인 유사성이 없으므로 이 또한 저작권 침해로 보지 않았던 것이다.

 

만일 각 방송국이 대장금이나 주몽의 주인공 캐릭터의 생김새, 모습 등 개성을 살려 별도로 시각적 표현으로 창작하였다면 해당 캐릭터는 저작물로 보호를 받을 수 있었을 것이고, 이러한 표현된 캐릭터 이외에 드라마 상에서 착용하였던 의상이나 소품 등에 관하여서도 창작성 자체가 인정되어야 하고 그에 나아가 이를 모방한 A회사의 의상들이 창작성이 인정된 의상 등과 실질적으로 유사해야 한다는 것까지 입증해야 하는 어려움이 있다.

 

그러므로 드라마 상의 캐릭터 및 의상, 소품을 저작물로 보호하기 위해서는 캐릭터의 특성, 개성을 시각적으로 표현한 창작 캐릭터를 만들면서 함께 이에 입힐 의상, 소품까지 창작성을 가미하여 표현하여야 할 필요가 있다고 할 것이다.

  

4. B회사가 A회사를 상대로 B회사가 방송국과의 상품화사업 계약에 의하여 창작한 열쇠고리, 키홀더 등의 품에 대한 응용미술저작권은 B회사에 있는데, A회사가 드라마의 소품 등을 활용하여 열쇠고리, 키홀더 등의 물품을 제작, 판매하는 것은 B회사의 응용미술저작물에 관한 저작권을 침해한 것이라고 주장할 경우는 어떻게 될까?

 

 

이 사건의 경우에는 대법원은 B회사의 응용미술저작물에 해당한다고 주장하는 것들과 A회사 제품을 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비하여 볼 때 얼굴 모습, 색채와 무늬, 제품 형태 등 구체적인 디자인에서 큰 차이가 있어 이들 사이에 실질적인 유사성이 있다고 할 수 없어 저작권 침해가 아니라고 하였다.

 

 

5. 방송국들이 A회사의 행위가 상표법이나 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위가 아니라고 하더라도,자신들이 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물인 대장금, 주몽 등 드라마의 인기에 편승하여 부당하게 A회사가 이익을 얻고 자신들의 이익을 침해하는 행위이므로 민법상 불법행위에 의한 손해배상청구를 한 경우는 어떻게 될까?

 

대법원은 이에 대하여 각 방송국의 드라마는 이들 방송사가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물로서,이들 방송사는 각 해당 드라마의 명성과 고객흡인력을 이용하여 그에 관한 상품화 사업을 수행할 수 있는 권한을 타인에게 부여하고 대가를 받는 방식 등으로 영업해 오고 있음을 알 수 있는데 이러한 영업을 통하여 각 방송사가 얻는 이익은 법률상 보호할 가치가 있는 이익에 해당하고, A회사는 각 방송사의 허락도 없이 A회사의 제품을 접하는 수요자들로 하여금 각 드라마를 직접적으로 연상하게 하고 그러한 연상으로부터 생겨나는 수요자들의 제품 구매 욕구에 편승하여 피고 제품을 제조, 판매하였음이 명백한 이상, A 회사의 행위는 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당된다고 판단하였다.

 

누가 봐도 A회사가 드라마 제작사인 방송국들의 권리를 침해한 것으로 보이는데, 그것이 상표법이나 부정경쟁방지법, 저작권법의 엄격한 요건을 구비하지 못하여 보호를 받지 못하게 된다면, A회사와 같이 부당하게 무임 승차 형태로 이익을 누리는 것을 막지 못하게 될 수 있으며, 만일 A회사의 수익이 방송국보다 더 많게 된다면 드라마 제작사나 투자자들의 문화 창작 의지를 저해하는 결과를 초래하게 될 것이다.

 

따라서 드라마 제작사나 방송국의 이러한 투자와 노력을 일반법으로 돌아가 민법상의 “법률상 보호할 가치가 있는 이익”라고 하여 법원이 보호를 하면서, 이러한 법률상 이익을 허락 없이 무단 사용하는 행위는 불법행위에 해당한다고 판단한 것이다.

 

 

6. 위와 같이 방송국들의 A회사에 대한 손해배상청구가 인정될 경우 방송국들이 받을 수 있는 손배상액은 어떻게 계산할까?

 

대법원은 이 사건에서 각 드라마 관련 A회사 제품의 판매수량과 소매가 합계, 각 방송사가 직접 상품화 사업을 하지는 않았던 점, A회사가 각 방송국들과 각 상품화계약을 체결하였더라면 지급하였을 사용료 및 이 경우 상품화권리를 부여받은 B회사의 판매감소로 인해 결과적으로 감소하였을 각 방송사의 사용료 수입, 통상적인 상품화 사업 계약에서 소매가 대비 출고가의 비율과 사용료 요율 등을 종합적으로 참작하여 ‘가’ 방송국에는 10,000,000원의 손해배상액을 ‘나’ 방송국에서는 20,000,000원의 손해배상액을 인정하였다.

 

이 사건에서는 홈페이지에서의 무단 사용 기간이 몇 개월 정도 밖에 되지 않았고, 우리나라 손해배상액 산정은 엄격하게 실 손해 배상을 원칙으로 하므로 손해배상액 인정액이 낮게 나온 것으로 보이는데, 방송국이나 드라마제작사가 A회사와 정상적으로 라이선스계약을 체결하였을 경우 보통 약정하는 미니멈개런티 금액 이상 정도는 배상이 되어야 이런 불법행위를 방지할 수 있다는 측면에서 우리나라도 실손해의 일정 배액 범위 내에서의 징벌적 손해배상제도를 도입할 필요가 있다고 본다.끝. 아이러브캐릭터 2012년 7월, 8월호 칼럼. 권단 변호사 작성.