캐릭터 실루엣 상표의 저작권 침해 문제

사례 :

캐릭터 작가 A는 곰 모양의 주인공 캐릭터가 사나운 모습의 호랑이 형태를 한 캐릭터의 등에 타고 달리는 모습에 디테일한 색상을 입히는 식으로 창작하여 자신의 블로그에 업로드하였다.

해당 캐릭터 그림 모습이 유명해져서 캐릭터 작가 A는 해당 작품을 판화로 제작하여 유상 판매를 하였고, 위 작품에 나온 곰 모양 캐릭터와 호랑이 모양 캐릭터를 독자적인 별도 캐릭터로 만들어 의류 등 제품에 상품화 사업도 시작하였다.

그런데 아웃도어 의류를 생산하여 판매하는 B기업은 자신들의 의류 상품에 사용하고자 위 A작가가 블로그에 게재한 곰 모양 캐릭터가 호랑이 모양 캐릭터의 등에 타서 달리는 작품 이미지에서 캐릭터들의 색상을 검은색으로 단순화하고 실루엣만 모사한 형태에 회사 영문 상호를 병기하여 상표를 출원하여 등록을 받았다.

이에 대하여 A는 B를 상대로 저작권침해를 이유로 위 상표의 사용금지청구 및 손해배상청구를 제기하였다.

반면 B는 A의 작품과 자신의 상표 상의 도안은 색상, 형태 면에서 실질적으로 유사하지도 않고, A의 작품에 의거하지 않고 독자적으로 이미지를 창작하였으며 합법적으로 상표로 등록한 것이므로 저작권침해에 해당하지 않는다고 항변하였다.

이 사건에서 A가 주장할 수 있는 권리들과 이에 대한 법원의 판단은 어떻게 되었을까?(이 사례는 설명의 편의를 위하여 서울중앙지방법원 2012가합521324 판결의 사실관계를 단순화하여 각색한 것입니다)

해설 :

실루엣이 원저작물과 동일성이 없는 완전히 새로운 창작물인지 여부

 

B의 실루엣 이미지는 A 작품 이미지를 검은색 단색으로만 모사하였기 때문에 A 작품과 비교하여 그 색채나 명암의 면에서는 차이가 있다. 그러나 A 작품 이미지에서 포토샵이나 어도비 일러스트레이터 등의 컴퓨터 프로그램을 이용하여 그 외형을 추출하고 색채를 무채색으로 보정하는 실루엣 작업처리는 손쉽게 제작될 수 있는 것으로 누가 실루엣 작업처리를 하더라도 비슷하게 제작될 수 밖에 없다.

따라서 B의 실루엣 이미지는 A 작품 이미지와 별개의 창조적 개성이 드러나는 별개의 독립된 저작물이라고 할 수 없다.

또한 A 작품에 새로운 창작성이 부가되었다고 하기도 어려워 A 작품의 2차적저작물에 해당된다고 볼 수 없다.

실제 사례에서는 A가 자신의 작품을 실루엣으로 먼저 제작하였는데 B가 A의 작품을 모사하여 실루엣으로 만든 사안이었고, A가 제작한 실루엣 이미지는 위와 같은 이유로 창작성 있는 저작물로 인정되지 않아 A의 실루엣이 아닌 A의 작품에 대한 저작권이 B의 행위로 침해가 되었는지가 쟁점이 되었다.

실루엣이 원저작물과 실질적으로 유사한지 여부

원저작물은 곰과 호랑이의 색채 표현을 위해 다양한 색상을 사용하고 광원의 방향에 따라 명암이 표현되어 있으나 B 상표 도안은 무채색으로 이루어졌고 명암도 표현되어 있지 않은 차이점이 있다.

하지만 구체적인 곰 캐릭터 모양과 호랑이 캐릭터 모양의 디테일한 형상이 동일하고, 곰이 호랑이 등에 탄 상태로 달리고 있는 형상과 곰과 호랑이 캐릭터의 위치 및 전체적인 구도가 거의 동일하고, 단지 가로세로 비율만 조금 차이가 있는 정도였다. 법원은 이러한 경우 양 이미지의 실질적 유사성을 인정하였다.

실루엣이 원저작물에 의거하여 제작된 것인지 여부

하지만 저작권 침해가 인정되기 위해서는 양 이미지의 실질적 유사성 이외에 대비 대상물이 기존의 저작물에 의거하여 작성되었다는 점이 인정되어야 한다. 다만 직접적인 증거가 없더라도, 기존 저작물에 대한 접근가능성과 실질적유사성 등의 간접사실이 인정되면 의거성은 사실상 추정이 된다(대법원 2005도35707 판결 참조).

위 사안에서 A의 작품이 유명해진 점, A 작품이 판화로 제작되어 시중에 유통, 판매된 점, A 작품의 상품화 라이선스가 진행된 점 등에 비추어 인터넷을 사용하는 사람이라면 A 작품에 접근하기 쉬웠을 것이라는 점, A가 상품화사업을 한 제품이 의류였는데 B회사가 아웃도어 의류 제품 제조업체로서 대상 제품과 고객층이 겹치는 점, A 작품과 B 상표 도안의 실질적 유사성이 인정되는 점을 종합하면 B 상표 도안은 A 작품에 의거하여 작성된 것으로 사실상 추정할 수 있다.

따라서 B가 A 작품에 의거하여 A 작품과 실질적으로 유사한 상표 도안을 제작 및 사용한 행위는 A 작품에 대한 복제권을 침해한 것으로 볼 수 있다.

A의 저작인격권 침해 여부

B는 A의 원 작품 이미지와 비교하여 색상을 무채색으로 변경하였고 명암도 표현하지 않았으며 가로세로 비율도 차이가 나게 실루엣을 제작하였다. 결국 B는 A의 원 작품 이미지를 수정하여 그 내용과 형식을 변경하였는데, 이는 A의 원 작품에 대한 저작인격권 중 ‘동일성유지권’을 침해한 것으로 판단된다.

또한 B는 실루엣을 상표 도안으로 출원하여 사용하면서 원저작권자인 A의 성명 표시를 하지 않았으므로 저작인격권 중 성명표시권도 침해한 것이라고 할 수 있다.

금지되는 B의 행위

B의 상표는 A의 저작권을 침해한 것이므로 실루엣 이미지가 포함된 B 상표를 부착한 의류 제품(반제품, 시제품 등 포함)을 폐기하고 B 상표 도안 이미지가 표시된 광고물, 간판, 현수막, 게시판, 포장물, 광고지 등도 폐기하여야 한다.

또한 실루엣 이미지(상표)를 B의 인터넷 사이트에 게재하거나 인터넷을 통하여 전송도 하여서는 아니되고 각종 광고물 등에서 실루엣 이미지 부분을 폐기하여야 한다.

손해배상청구의 범위

 

본 사건은 저작권법 제125조의 손해액 추정 조항을 적용하기에 부적당하다고 보아 법원이 저작권법 제126조에 의하여 변론의 전취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정하였는데, 저작인격권 침해로 인한 손해액을 저작재산권 침해로 인한 손해액과 별도로 산정하여 일부 인정해주었다.

상표권과의 관계

이와 관련하여 팍스헤드 사건에서 대법원은 상표권과 저작권이 독립적으로 성립할 수 있으며, 등록상표로 사용되고 있는 것이라고 하더라도 저작권법상의 보호는 여전히 유지된다는 취지로 판결하였다. 따라서 B 상표가 등록되었다고 하더라도 A는 저작권침해를 이유로 B의 등록 상표의 사용을 금지시킬 수 있다. B의 상표가 저작권침해로 3년 이상 사용을 하지 못하면 불사용상표로 취소 청구 대상이 될 수도 있다. 끝. 2020. 6. 15. 권단변호사 작성. 본 칼럼은 아이러브캐릭터 2020년 7월호에 게재되었습니다.

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