[상표권 변호사]K2 상표 사건

K2사건 : 미등록 타인 주지표장의 상표등록과 부정경쟁행위

글 : 지적재산권 전문 권단변호사

아이러브캐릭터 2013년 7월호 칼럼

사안 : A회사는 “K2”상표와 동일성 범위 내에 있는 상표들을 20년 이상 동안 등산화 등의 상품과 그에 대한 광고에 사용하여 왔고, 2001년경부터 “K2”상표를 전면에 내세운 텔레비전 광고를 전국적으로 방송한 것을 비롯하여 라디오, 지하철역 광고판 및 버스 외벽 등의 다양한 광고수단을 이용하여 “K2”상표를 중점적으로 광고하고,  2002년부터는 고딕화된 형태의 “K2”상표를 본격적으로 사용하기 시작하고, 1997년부터 2000년까지 동안 회사의 매출액 합계가 400억 원 상당, 광고비 합계가 15억 원 상당이었는데, 2001년 이후 그 매출액이 2001년 약 257억 원, 2002년 약 330억 원, 2003년 534억 원 등 지속적으로 가파르게 증대하였으며, 광고비도 2001년 약 9억 3천만 원, 2002년 약 6억 3천만 원, 2003년 약 11억 2천만 원 등 상당액을 지출하였으며, 그 결과 2003년 4월경 A 회사의 제품은 국내 등산화 시장의 약 40%, 국내 안전화 시장의 약 80%의 점유율을 차지하게 되었고, 그 무렵 각종 언론매체 등에서 ‘K2’를 A 회사 또는 A 회사의 제품을 지칭하는 것으로 사용하는 등 A 회사의 등산화 등 등산 관련 제품의 품질에 대한 언론기관의 호의적인 보도가 잇따랐다.

       그런데, A회사는 “K2”상표를 출원하여 등록하지는 않았는데, 그 이유는 특허청에서는 단순한 영문자와 숫자의 2개 조합만으로는 식별력을 취득하지 못한다는 이유로 거절이 될 것이라고 예상이 되었기 때문이다. 

       그런데, 2004년경 B는 “K-2” 및 이와 유사한 상표를 출원하였는데 등록을 받았다.

       이에 대하여, A회사는 B를 상대로 B의 상표 출원행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가목의 ‘부정경쟁행위’에 해당된다면서 사용금지청구르르 하였다.

       하지만, 이에 대하여 B는 자신은 정당하게 상표를 출원하여 등록까지 받은 상표법상의 상표권자인데, 적법한 상표권자의 권리행사에 대하여 부정경쟁행위라고 할 수 없으며, 상표를 출원하여 등록받지 않고 사용한 A회사가 실수한 것이라고 반박을 하였다.

       과연 누구의 주장이 받아들여졌을까?

       (이 사안은 대법원 2008. 9. 11.선고 2007마1569 결정 판례의 사실관계를 기초로 한 것입니다)

해설 :

1. B의 상표권 취득 및 사용이 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 할 수 있는지 여부

  A회사는 “K2” 상표들을 장기간에 걸쳐 사용하고 있었고, 2002년경부터는 “K2” 고딕체 상표를 계속적, 중점적으로 사용하고 있었고, B가 “K-2”상표를 출원한 시점인 2004년 4월경에는 이미 A 회사의 “K2”상표가 등산화, 안전화 및 등산용품 등에 관하여 대다수의 수요자에게 A회사의 상품표지로 인식되었다고 할 것이므로 그 식별력과 주지성의 취득이 인정될 수 있는 상태이었다고 할 수 있다.

  B의 “K-2” 상표권 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니라 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 A 회사의 상표인 “K2”와 동일 또는 유사한 상표 모양으로 만들어 사용하여 일반 수요자로 하여금 A 회사의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 설령 권리행사의 외형을 갖추었다고 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다고 할 것이다(대법원 1993. 1. 19. 선고 92도2054판결, 대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결 등 참조). 

  따라서 이 사례에서는 B가 비록 A 회사보다 먼저 “K-2”라는 상표를 출원하여 등록을 받았으므로 그 상표를 사용하는 행위는 일견 상표법상 당연한 상표권자의 권리라고 주장할 수 있지만, 이와 같이 상표출원 당시 이미 주지, 저명한 타인의 상표와 유사한 상표를 출원하여 등록받은 경우에는 상표의 본래 기능인 식별력 취득을 위한 행위로서 적법한 행위가 아니라, 타인의 저명 상표의 경제적 가치에 편승하거나, 일반 수요자들의 혼동을 초래하는 행위로서 부정경쟁행위가 될 수 있다고 할 것이다.

2. “K2”와 같이 간단하고 흔히 있는 영문자와 숫자의 조합만으로 부정경쟁방지법상 보호할 만한 상품표지에 해당되는지 여부

  B는 A 회사의 상표인 “K2”에 대하여 영문 한글자와 숫자 한글자의 단순 조합에 불과하여 간단하고 흔히 있는 표장만으로 구성된 상표로서 부정경쟁방지법상 보호할 만한 상품표지가 아니라고 주장을 하였다.

  하지만, 이에 대하여 대법원은 비록 간단하고 흔히 있는 표장만으로 구성된 상표라 하더라도 “그것이 오랫동안 사용됨으로써 거래자나 일반 수요자들에게 어떤 특정인의 상품을 표시하는 것으로 널리 알려져 인식되게 된 경우에는 부정경쟁방지법이 보호하는 상품표지에 해당된다”고 판시하여 B의 주장을 배척하였다. 

3. 등산용품에 있어서 “K2”상표와 “K-2”를 포함한 B의 상표가 동일, 유사한지 여부

  이와 관련하여 고등법원에서는 B의 상표(K-2 부분과 의미없는 도형의 결합 상표)와 A 회사의 상표는 전체적으로 관찰하여야 하는데, 외관, 호칭, 관념을 종합적으로 비교 검토하여 볼 때 동일, 유사하지 않다고 판단하였으나, 대법원은 ‘K2’ 상표가 식별력을 취득한 거래실정상 자연스럽게 자타 상품 식별력을 가진 요부가 되었다고 할 것이므로 “K2”상표와 외관, 호칭, 관념이 극히 유사한 ‘K-2’부분을 포함한 B의 상표를 등산용품에 사용할 경우에는 일반 수요자들로 하여금 그 상품의 출처에 관하여 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 판단하였다.

4. 결론

  결국 B의 상표는 출원해서 등록까지 받아서 B가 상표권자가 되었음에도 불구하고, B는 A 회사를 상대로 상표권침해 등 권리행사를 하게 되면 권리남용으로서 허용되지 않을 뿐 아니라, 반대로 A 회사가 B의 상표권취득 및 상표권 행사에 대하여 이미 주지, 저명한 A 회사의 상품표지와 동일, 유사한 상표를 출원한 부정경쟁행위로서 그 사용을 금지시킬 수 있는 것이다. 

  또한, 간단하고 흔한 표장의 조합으로써 처음에는 상표로 등록되기 어려운 상품표지라고 하더라도, A 회사처럼 오랜 기간 동안 사용을 해오면서, 홍보, 광고 등을 많이 하여 일반 수요자로 하여금 A 회사의 상품 또는 A 회사의 상표로 널리 인식되어 온 경우라면, 식별력을 취득한 것으로 보아, 상표출원하여 등록을 받을 수 있다고 할 것이며, B와 같은 제3자가 A 회사의 주지, 저명성에 편승하여 이미 몰래 상표권을 출원하여 등록을 받아놓았다고 하더라도 상표권 취소 또는 무효 소송을 제기하여 소멸시킨 후 A 회사의 상표로 출원할 수 있다고 할 것이다. 

 -끝- 권단 변호사 작성. 2013. 6. 20.