[저작권변호사]캐릭터 상표 디자인 저작권 부정경쟁행위 쟁점과 판례-미키마우스 사례

제목 : 미키마우스 캐릭터 사례로 본 캐릭터의 상표법, 디자인보호법, 부정경쟁방지법, 저작권법상의 쟁점과 판례

 글 /지적재산권법 전문 권단 변호사

아이러브캐릭터 칼럼

2012년 9월호

사례 :

미키마우스는 1928. 11. 21. 영상저작물 ‘증기선 윌리’ 내의 캐릭터로 최초로 공표되었으며, 미키마우스 캐릭터의 저작권자는 월트 디즈니이고, 월트 디즈니는 1965년경(브리태니커 백과사전에 의하면 1966년) 사망한 것으로 알려져 있다.

월트 디즈니사는 국내 마케팅 담당 회사를 통해 1993년까지 약 56개의 라이선시계약을 체결하였지만, 미키마우스를 이용한 상품화사업에 대한 지속적인 광고나 선전은 없는 상태였다.

김선달은 1995년경 미키마우스 캐릭터를 아동의류, 티셔츠 등 옷가지에 부착하여 도소매 의류판매업자들에게 판매를 하여 많은 돈을 벌었다.

이에 월트디즈니사는 김선달을 저작권침해죄 및 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 위반죄로 형사 고소를 하였다.

월트디즈니사는 국내에 ‘Mickey Mouse’ 및 ‘Minnie Mouse’라는 문자 상표를 등록하고, 미키 마우스 캐릭터 모양의 도형 상표와 문자 및 도형의 결합 상표를 완구류 등을 지정상품으로 하여 출원, 등록을 하였다.

그런데 김선달은 미키마우스 캐릭터 티셔츠로 번 돈으로 완구 회사를 설립한 후 1998년경 ‘Miss Minnie’라는 상표를 등록한 후, 미키 마우스 캐릭터 얼굴 모양과 유사한 쥐 머리 모양의 도형으로 봉제완구류를 제작, 판매하면서 해당 봉제완구류는 의장출원을 하고 ‘Miss Minnie’라는 자신의 상표를 부착하였다.

이에 대하여 월트디즈니사는 김선달이 등록한 ‘Miss Minnie’ 상표는 상표법 제7조 제1항 제10호인 ‘수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표’로서 상표등록을 받을 수 없는 상표라며 상표무효심판 청구를 하였고, 동시에 김선달이 제작한 쥐 머리 모양의 봉제완구에 대하여서는 ‘Minnie Mouse’ 도형 상표권 내지 결합 상표권을 침해한 죄로 형사 고소를 하였다.

이와 관련된 저작권법, 부정경쟁방지법, 디자인보호법, 상표법 관련 쟁점 및 판례의 태도는 무엇인가?

(이 사례의 사실관계는 판례의 설명을 위하여 각색이 된 것이므로 실제 사실관계는 이와 다릅니다)

해설 :

1. 저작권의 보호기간과 저작권자의 특정 :

미키마우스는 ‘증기선 윌리’라는 만화 영화의 주인공인 캐릭터로서 캐릭터 자체로는 미술저작물에 해당되지만, ‘증기선 윌리’라는 만화 영화의 부분으로서는 영상저작물에 해당된다.

미키마우스 캐릭터를 영상저작물로 판단하면 저작권법 제42조 및 제44조에 의하여 공표한 때인 1928년 다음 해인 1929년부터 50년간이다(2013. 7. 1.부터는 70년간).

따라서 영상저작물로서의 미키마우스 캐릭터 저작권의 보호기간은 1979년 12월 31일로 이미 만료되었다고 보아야 한다.

하지만, 만화 영화를 제작하는 경우, 만화 영화 자체는 영상저작물로 보호되지만, 만화 영화의 주인공인 캐릭터는 만화 영화 제작 이전에 별도로 미술저작물로서 창작되는 경우가 있으며, 미키마우스 캐릭터는 월트 디즈니가 창작한 미술저작물로 볼 경우 저작권법 제39조에 의하여 월트 디즈니가 사망한 1965년(또는 1966년) 다음 해인 1966년부터 50년간인 2015. 12. 31.까지 저작권이 보호된다(2013. 7. 1.부터는 70년의 보호기간).

이러한 관점에서 보면, 저작권 보호기간을 최대한 누리기 위해서는 만화 영화를 처음부터 제작하는 경우라고 하더라도, 주인공인 캐릭터를 개인 디자이너가 창작한 시점에 저작권 등록을 하여 공표한 후, 영상 저작물의 주인공으로 사용하든지, 아니면 영상제작사나 소속 회사에 저작권 양도를 한다면, 저작권 보호기간은 영상저작물 공표 시점 또는 업무상 저작물 공표 시점부터가 아닌 개인 저작권자의 사망 이후 50년간(2013. 7. 1.부터 70년간)으로 보호기간이 늘어나게 되며, 현재 디즈니가 미키마우스 캐릭터로 아직까지 머천다이징 및 라이센싱을 활발히 하고 있는 점과, 미국에서의 저작권 보호기간 연장 법안이 최근에 통과된 배경 등에 비추어, 미키마우스 캐릭터는 최초에 월트 디즈니 개인이 창작한 저작물로서 보호기간이 계산된 것으로 보인다.

우리나라 서울지방법원 1997년 1월 22일 선고 96도10718 판결에서도 미키마우스 캐릭터를 미술저작물의 저작권에 의하여 보호된다는 전제에서 판단을 하였으므로, 미키마우스 캐릭터의 저작권자를 월트 디즈니로 보고 그 사망 후를 보호기간 계산의 기산점으로 판단한 것으로 보인다.

2. 저작권법 위반 여부 판단할 때 주지성 내지 고객흡인력을 기준으로 하는지 여부 :

위 사례에서 김선달이 미키마우스 캐릭터를 티셔츠 등에 부착하여 판매한 행위는 월트 디즈니사의 저작권을 침해한 행위로서 저작권법위반죄로 처벌이 되며, 만화영화의 캐릭터가 특정 분야 또는 일반대중에게 널리 알려진 것이라거나 고객흡인력을 가졌는지 여부는 부정경쟁방지법이나 상표법에 의한 보호와 달리 저작물의 저작권법에 의한 보호 여부를 판단함에 있어서 고려할 사항이 아니므로(대법원 2005. 4. 29. 선고 2005도 70 판결 참조), 미키마우스 캐릭터가 1996년 당시 지속적인 광고, 선전을 통해 대중에게 널리 알려져 있지 않았고 고객흡인력도 가지지 못하였다고 하더라도 이는 저작권 침해 판단 여부에 있어서 전혀 고려할 필요가 없는 사항임을 유의해야 한다.

3. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 해당 여부 :

캐릭터는 그것이 가지고 있는 고객흡인력 때문에 상품화가 이루어지게 되는 것이고, 상표처럼 상품의 출처를 표시하는 것을 그 본질적인 기능으로 하는 것은 아니어서, 미키마우스 캐릭터처럼 캐릭터 자체가 널리 알려져 있다 하더라도 그것이 상품화된 경우에 곧바로 타인의 상품임을 표시한 표지로 되거나 그러한 표지로서도 널리 알려진 상태에 이르게 되는 것은 아니라고 할 것이므로, 캐릭터가 상품화 되어 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목에 규정된 국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지가 되기 위해서는 캐릭터 자체가 국내에 널리 알려져 있는 것만으로는 부족하고, 그 캐릭터에 대한 상품화 사업이 이루어지고 이에 대한 지속적인 선전, 광고 및 품질관리 등으로 그 캐릭터가 이를 상품화할 수 있는 권리를 가진 자의 상품표지이거나 위 상품화권자와 그로부터 상품화 계약에 따라 캐릭터 사용허락을 받은 사용권자 및 재사용권자 등 그 캐릭터에 관한 상품화 사업을 영위하는 집단(group)의 상품표지로서 수요자들에게 널리 인식되어 있을 것을 요하는 바(대법원 1996. 9. 6. 선고 96도139 판결 참조), 위 사례에서는 1996년 당시에는 라이센스 계약 체결도 미미한 실정이고, 국내에 저작권자인 월트디즈니사의 자회사나 지사 등도 존재하지 않았고, 또한 캐릭터 홍보를 위해 지속적인 광고, 선전을 하지도 않은 상태이었으므로, 미키마우스 캐릭터 자체가 월트디즈니사 등 상품화 사업을 영위하는 집단의 상품표지로서 국내에 널리 인식되었다고 보기에는 부족하다고 판결하였다.

4. 저명한 캐릭터가 상표로 인식되는 경우 및 저명상표와 유사한 상표의 등록 무효성 :

캐릭터 또는 그 명칭이 상품화되어 주지, 저명한 상표 또는 특정인의 상품이나 상표로 인식될 정도에 이른 상표라고 할 수 있는지 여부는 캐릭터 자체가 국내에 널리 알려져 있는 것만으로는 부족하고, 그 캐릭터 판매실적, 상품의 공급기간, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등을 종합하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상표로서 널리 알려져 있느냐 등 여부를 종합적으로 판단하여야 한다.

(대법원 2000. 5. 30. 선고 98후843 판결 등 참조)

월트 디즈니가 전 세계 국가에 오래 전부터 출원, 등록하여 지속적으로 관리해 온 저명 상표인 ‘Minnie Mouse’(등록상표)는 미키마우스와 함께 만화영화의 주인공으로 나온 암컷 생쥐의 캐릭터를 상표로 등록한 것인데, ‘Minnie Mouse’와 ‘Miss Minnie’(인용상표)를 비교하면 그 요부인 ‘Minnie’로 약칭될 수도 있어 인용상표와 호칭 및 관념이 유사하므로 등록 상표를 그 지정상품에 사용하는 경우 인용상표가 부착된 상품과 상품 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있어 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호 해당된다고 판시하였습니다.

(대법원 2001. 11. 30. 선고 99후918 판결 참조)

5. 상표법위반 여부 :

김선달이 미키마우스 캐릭터의 머리 부분만을 유사하게 모방하여 봉제인형을 제조, 판매한 행위에 관하여서는, 월트 디즈니가 미키마우스 캐릭터 형태 자체를 도형 상표로 등록을 하였다고 하더라도 김선달의 모방행위가 상표의 본질적 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 것으로 판단되어 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록된 미키마우스 캐릭터 도형 상표의 상표권을 침해한 것이라고 볼 수는 없다고 할 것이다.

(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 참조)

결국 김선달의 행위는 미키마우스 캐릭터를 수요자들의 주목을 끌기 위하여 디자인적으로 사용하였다고 보여질 뿐인데, 이러한 행위는 상품의 출처표시를 위하여 상품의 표지로서 사용한 것이라고 볼 수 없으므로, 김선달의 행위가 월트디즈니사의 봉제완구 등 유사 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위가 되어 상표법위반죄를 저질렀다고 단정할 수 없다고 할 것이다.

(대법원 1996. 9. 6. 선고96도139 판결) 끝.

2012년 9월호 아이러브캐릭터 칼럼. 법무법인(유)한별 권단 변호사 작성.