[병행수입 변호사]국내상표권/독점판매권과 병행수입

독점판매권/국내상표권_병행수입상표권 – 비싼로열티 사업자 울리는 병행수입

글 / 지적재산권법 변호사 권단

아이러브캐릭터 칼럼

2012년 1월호 칼럼

사례 :

홍길동은 해외 및 국내에 널리 알려져 있는 유명 캐릭터 브랜드 상표 및 상품에 대하여 비싼 로열티를 지불하고 국내독점수입판매대리점계약을 하게 되었다.그리고 많은 돈을 투자하여 국내에 홍보활동을 하고 공식대리점 매장도 개설하여 큰 매출을 올리게 되었다.

처음에는 1년간만 계약을 하였다가 실적이 좋아 해당 해외 브랜드 본사도 만족하여 추가로 3년을 더 계약하고, 대신 매년 일정량의 의무 수입량을 정하였고, 독점판매이기 때문에 국내 판매가격도 높게 책정한 후, 국내 광고 및 홍보에 더 많은 돈을 투자하고 공식대리점도 추가 개설하여 큰 꿈에 부풀게 되었다.

그런데, 해당 브랜드 상품으로 홍길동이 큰 돈을 벌었다는 소문이 시장에 퍼지자,많은 소상인들과 중소기업들이 해외 브랜드 본사가 있는 외국에 가서 해외에서 판매되고 있는 해당 브랜드 제품을 직접 구매한 후 한국으로 가져와서 판매하거나, 인터넷 등을 통하여 해외 온라인몰 등에서 직접 수입을 하기 시작했다.

심지어 어떤 기업은 자신이 해외 브랜드의 한국 내 공식 대리점이라는 간판까지 달고 각종 포장지 및 홍보물에 “공식”, “공인” 등 표현을 사용하기까지 하였다. 또한 일부 상인들은 해당 캐릭터 브랜드 상품을 국내에서 아무 권한 없이 생산하여 시장에 유통까지 시키기도 하였다.

그러자, 소비자들은 홍길동이 판매하는 해외 브랜드 상품과 다른 기업들이 수입하는 해외 브랜드 상품은 동일 제품인데, 굳이 비싸게 살 필요가 없으므로 홍길동으로부터 제품을 구매하지 않고 다른 수입업자들의 제품을 구매하기 시작하여 홍길동은 해외에서 수입한 제품을 거의 판매하지 못하고 엄청난 재고만 안게 되었으며,계약에 의하여 해외 본사에는 약정한 수량만큼 수입한 대금을 무조건 지급하게 되어 사업이 망하게 되었다.

그래서 홍길동은 자신은 비싼 로열티를 주고 국내 독점 판매 대리점의 지위에 있음에도 불구하고, 어떻게 이런 일이 생길 수 있냐면서, 다른 수입업자들을 상대로 판매금지가처분 및 손해배상청구 소송을 하였다.

해설 :

1. 독점수입판매대리점과 병행수입

위 사례의 경우, 홍길동이 판매하는 제품과 다른 수입업자들이 판매하는 제품은 전부 해외의 진정한 브랜드 권리자가 제조한 제품이므로 품질이 동일하고,다른 수입업자들이 해외 브랜드 본사가 아닌 해외 시장에서 판매되는 제품을 따로 구매해서 파는 것이므로,해외 본사가 계약위반을 한 것도 아니며, 해당 수입업자들이 어떠한 법률위반을 한 것도 아니므로,이러한 병행수입을 무조건 금지하면 자유무역거래질서를 해하게 되고, 시장에서의 공정한 경쟁을 해하게 되어 소비자가 피해가 볼 수 있다는 이유로 병행수입을 허용하게 되므로 홍길동의 판매금지가처분 소송은 질 수 밖에 없습니다.

또한 국내에 해외 본사가 해당 브랜드에 대하여 상표권이 등록되지 않았다면 위조품에 대하여 상표법위반죄로 형사처벌 할 수도 없습니다.

다만, 다른 수입업자들 중 자신들이 마치 해외 본사의 국내공식 또는 공인대리점인 것처럼 광고를 하거나, 간판, 홍보물 등을 사용한다면 이는 국내 소비자들로 하여금 홍길동이 아닌 다른 수입업자들이
해외 본사의 공식 대리점으로 오인, 혼동하게 할 우려가 있으므로 이는 금지될 수 있습니다.

결국, 홍길동은 다른 수입업자들과의 차별성을 부각하기 위하여 자신이 해외 본사의 유일한 국내 공식 판매대리점이라는 사실을 광고, 마케팅하면서 정품 인증, 확실한 A/S 정책 등으로 소비자를 만족시켜 자신의 지위를 유지할 수밖에 없습니다.

2. 병행수입과 국내상표권

위 사례와 같은 경우 만일 홍길동이 국내에 상표권을 등록하였다면 어떻게 될까요?

이럴 경우에도 홍길동이 판매하는 제품과 다른 수입업자들이 수입하는 제품이 모두 해외 본사가 제조한 정품이 맞고, 국내 상표권자인 홍길동이 해외 본사의 대리점 관계이면 홍길동과 해외 본사가 ‘동일인관계’에 해당되어 병행수입이 역시 허용됩니다.이는 상표가 나타내는 품질동일성과 상품식별성에 차이가 없기 때문입니다.

다만, 홍길동은 위조품에 대하여서는 국내 상표권자로서 당연히 형사고소 및 판매금지를 할 수 있습니다.

만약 김선달이라는 자가 위 해외 브랜드와 동일한 상표를 국내에 먼저 상표를 출원, 등록하였다면 어떻게 될까요?

상표권 등록이 취소, 무효가 되지 않는 한 국내 상표권자는 김선달이므로,홍길동은 물론이고 해외 본사 제품을 수입한 다른 수입업자들의 제품 또한 해당 상표 제품을 판매할 수 없게 됩니다. 다만, 김선달의 상표 사용행위가 해외 특정 상표의 부정한 사용으로 판단되면 상표법상 출원거절, 취소, 무효 사유가 될 수 있습니다.

3. 상표권과 부정경쟁방지법

만약 홍길동이 국내대리점계약 도중에 해외 본사 브랜드를 국내에 상표 등록을 하고 해당 제품을 계속하여 해외 본사로부터 수입을 하다가 홍길동과 해외 본사 사이가 나빠져 국내독점판매대리점 계약이 해지 또는 종료가 된 경우에, 홍길동은 국내 상표권자이므로 해당 브랜드를 사용하여 국내에 독자적으로 제품을 제조, 판매할 수 있을까요?

만약 홍길동이 해외 본사로부터 승낙을 받고 국내에 상표권을 등록한 것이라면, 이는 상표법 위반도 되지 않고, ‘정당한 사유’가 존재한다고 보아 부정경쟁행위에도 해당되지 않아,홍길동은 국내에서 해당 브랜드 상표로 직접 또는 제3자에 제조를 위탁하여 계속 판매행위를 할 수 있습니다.

그러나 홍길동처럼 해외 상표권자의 국내 대리점 또는 대표자인 자나, 그 행위를 한 날로부터 1년 이내에 대리점 또는 대표자이었던 자가 만일 해외 상표권자의 승낙 없이 몰래 상표권을 출원, 등록한 경우라면,홍길동이 비록 국내 상표권자로 등록이 되었다고 하더라도 부정경쟁방지법 상의 ‘부정경쟁행위’에 해당되어 홍길동의 상표 사용 행위는 금지됩니다.

반면에, 김선달처럼 해외 본사의 대리점이나 대표자도 아니고1년 이내에 대리점 또는 대표자이었던자가 아닌 경우라면,국내에 정당하게 부정한 사용 목적 없이 상표권이 등록이 되었다고 하면, 부정경쟁행위나 상표취소 사유에 해당되지 않아, 해당 상표에 대하여 김선달은 직접 제조, 판매를 하거나 제3자에게 사용 허락을 하는 등 모든 권리를 행사할 수 있습니다.

하지만, 해외 브랜드 본사가 국내에도 해당 상표를 미리 출원, 등록을 하였다면 병행수입은 막을 수는 없지만, 위조품 및 김선달 같은 자의 행위는 막을 수가 있을 것입니다.

해외 유명 브랜드를 국내에 독점 수입판매하는 경우에는 미리 국내 상표권의 출원, 등록 여부를 꼼꼼히 체크하고, 만일 해외 본사가 국내에 상표를 출원, 등록하지 않았다면 정당한 대가를 지불하고 국내 상표권자의 지위를 다른 자에 우선하여 취득하는 것도 막대한 돈을 투자하여 장기적 사업을 계획하고 있는 홍길동의 입장에서는 꼭 필요하였던 조치라고 할 것입니다.

이는 신규성이 핵심 요건인 특허는 해외에 이미 공개된 특허에 대하여서 국내에 출원 절차 단계에 아직 없다는 이유로 특허를 출원한다고 하더라도 신규성 요건 충족을 못해 특허가 등록이 되지 않는 것과는 달리, 상표는 신규성이 요건이 아니므로 누가 국내에 먼저 출원하였느냐에 따라 우선권이 주어지기 때문에 발생하는 문제이므로 유의하여야 할 사안이라고 할 것입니다.

다만 “국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표”(상표법 제7조 제1항 제12호)로 판단되는 경우에는 상표등록이 되지 않습니다.끝. 2012년 1월호 아이러브캐릭터 칼럼 기고. 권단 변호사.