[캐릭터상표 변호사]캐릭터의 상표로서의 사용과 저작권, 부정경쟁행위의 관계

캐릭터의 상표로서의 사용과 저작권, 부정경쟁행위의 관계- 딸기 캐릭터 사건

글/지적재산권 전문 권단 변호사

아이러브캐릭터 2015년 2월호 칼럼

2015. 2. 1.

사례 :

A회사는 ‘딸기’ 캐릭터(몸집에 비하여 상대적으로 큰 얼굴을 가지고 있고, 머리 윗부분에 세 가닥의 머리카락이 돌출되어 있으며, 머리 측면 부분에는 딸기씨 3개와 핀을 붙이고 있는 것을 주요 특징으로 하는 딸기소녀 캐릭터)에 대한 상표권자로서 ‘딸기’ 캐릭터를 브랜드화 하여 제3자에게 상품화계약 등을 통하여 상품표지 또는 영업표지로 사용하고 있었다. 이로 인하여 ‘딸기’ 캐릭터 표장은 가방, 문구류 등 패션용품과 관련하여 국내 일반수요자들 사이에 널리 알려지게 되었다. 그런데 B회사가 ‘딸기’ 캐릭터 표장과 유사한 표장과 ‘딸기’라는 문자 등을 가방, 문구류 등에 사용하기 시작하였고, ‘딸기’캐릭터의 옆모습과 유사한 캐릭터 모양을 A회사 보다 먼저 별도 상표로 출원하여 등록을 받은 C로부터 상표 사용 허락을 받았다. A회사는 B회사를 상대로 상표권 침해 및 부정경쟁행위를 이유로 B회사의 표장 사용 금지 가처분 소송을 제기하였다(서울중앙지방법원 2008. 5. 8. 2007카합3358 상표권침해금지등가처분 사건 참조).

쟁점 :

1. B회사가 가방 제품 가격표에 ‘딸기’라는 문자를 사용한 것과 제품에 딸기소녀 캐릭터를 사용한 것이 상표권 침해가 되는 ‘상표적 사용’이라고 할 수 있는지 여부

2. A회사의 상표 중 ‘딸기’라는 문자 부분과 여기에 딸기 모양의 도형, 방점 등 특징을 부가한 것이 상표로서 등록될 수 없거나 식별력이 인정될 수 없는 것인지 여부

3. B회사의 딸기소녀 캐릭터 사용이 C의 선출원 등록상표의 정당한 사용인지 여부

4. B회사의 딸기소녀 캐릭터 사용이 선발생 저작권의 정당한 사용인지 여부

5. A회사의 ‘딸기’ 캐릭터가 주지, 저명해지기 이전부터 B가 딸기소녀 캐릭터를 사용한 경우 부정경쟁행위가 되는지 여부(선사용의 계속사용권과 부정경쟁행위)

해설 :

1. 상표적 사용인지 여부

B회사는 가방 제품 가격표에 ‘딸기’라는 문자를 인쇄한 것은 그 디자인 컨셉이 딸기의 색깔과 형상 등에서 착안한 것이기 때문에 디자인 컨셉 등을 기술하기 위한 표기에 불과하고, 제품에 딸기소녀 캐릭터를 사용하는 것도 제품의 미감을 향상시키기 위한 것에 불과하고 제품의 ‘출처를 표시’하기 위한 의도가 아니므로 딸기 문자나 캐릭터 사용은 상표로서의 사용이 아니라고 주장하였다.

대법원은 타인의 등록상표나 유사상표를 그 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용하더라도 그것이 예컨대 순전히 디자인으로만 사용되는 등 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표로서의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 것이 아니라고 보고 있다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2004다5034판결). 그러나, 반면 “디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야한다”라고 판단(대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결)하고 있으므로 캐릭터와 같은 디자인 형태의 상표를 사용하는 경우에 일률적으로 상표의 사용이라거나 아니라고 단정할 수는 없고 그러한 캐릭터 디자인 상표가 원 권리자가 제조, 유통하는 상품이라는 표시 기능을 하여 일반인들에게 출처에 대한 혼동을 일으킬 수 있다면 상표로 사용한 것이라고 보아야 할 것이다.

이 사건에서는 A회사의 ‘딸기’ 캐릭터 상표가 주지성을 획득한 상태이고, 해당 상표의 지정상품과 동일한 제품에 사용한 점 등을 종합하여 B회사가 ‘딸기’라는 문자와 딸기소녀 캐릭터를 가방 제품에 사용한 것은 해당 제품이 A회사의 것인 것처럼 보이려는 의도가 있는 것으로 보아 ‘상표적 사용’으로 보았다. 

2. ‘딸기’ 등이 식별력이 없는지 여부

B회사는 A회사의 상표 중 문자 부분인 ‘딸기’와 여기에 딸기 모양의 도형, 방점 등을 부가한 것은 상표법 제6조 제1항 제5호에서 정한 ‘흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하여 상표로 등록될 수 없거나 식별력이 없는 상표이므로 상표권 주장을 할 수 없다고 주장하였다.

그러나 상표법 제6조 제1호 제5호 소정의 ‘흔히 있는 성 또는 명칭’이란 자연인의 이름이나 법인, 단체의 명칭, 상호 등을 의미하는 것이지 모든 보통명사를 의미하는 것은 아니라고 할 것이고, ‘딸기’라는 보통명사가 식품류 등이 아닌 이 사건 표장의 지정상품인 가방, 문구류와 관련해서는 보통명칭 또는 관용상표이거나 기술적 표장이라고 볼 수도 없다는 점에서 B회사의 위 주장은 받아들여지지 않았다.

이는 애플사의 ‘애플’이라는 상표가 컴퓨터 제품 분야에서는 보통명칭이나 기술적 표장이 아니어서 상표로 등록될 수 있고 식별력이 인정되는 것과 마찬가지이다. 

3. 선출원 등록상표의 정당한 사용인지 여부

B회사는 자신이 사용하는 딸기소녀 옆모습 모양의 등록상표는 A회사의 등록상표보다 먼저 출원된 것이고 권리자인 C로부터 사용허락을 얻어 사용하는 것이므로 상표권 침해나 부정경쟁행위가 아니라고 주장하였다.

그런데 이 사건에서 B회사가 사용한 표장은 C가 등록한 상표를 그대로 사용한 것이 아니라 실제 사용한 표장에서는 딸기 소녀의 얼굴 부분만 있거나, ‘딸기’라는 문자와 결합되어 있는 등 실제 등록된 상표와 다르고 오히려 A회사의 표장과 유사한 모양을 사용하였기 때문에 선등록 상표인 C상표를 정당하게 사용한 것으로 인정이 되지 않았다.

대법원도 “등록상표를 그 동일성을 해치지 않는 범위에서 변형하여 사용하는 것은 허용되지만 그 정도를 벗어나 단지 유사한 상표를 사용하는 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 인정하기에 부족하다”라고 판단한 바가 있다(대법원 1993. 5. 25. 선고 92후1950).

4. 선발생 저작권의 정당한 사용인지 여부

B회사는 자신이 사용하는 딸기소녀 캐릭터 표장은 딸기소녀의 옆모습을 형상화한 A회사의 등록상표가 출원되기 이전에 먼저 발생한 C의 저작권을 정당하게 사용한 것이므로 상표권 침해나 부정경쟁행위가 아니라고 주장하였다.

등록상표의 사용이 그 출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 저작권이 우선하므로(상표법 제53조 참조), C가 A회사보다 딸기소녀 캐릭터를 먼저 창작한 것이 맞다면 B의 주장이 받아들여질 수 있다.

이 사건에서는 C가 딸기소녀 캐릭터 도안을 저작권 등록부에 A회사의 상표 출원일보다 먼저 창작한 것으로 등록하기는 하였으나, 저작권 등록제도는 공시기능만 있고 등록관청이 실질적 심사 권한이 없고, 다른 증거들에 의하여 C가 주장하는 창작일 이전에 이미 A회사가 상표 출원과 별개로 해당 딸기소녀 캐릭터를 업무 표장으로 이미 사용하고 있었다는 점이 밝혀져 C가 딸기소녀 캐릭터에 관한 저작권을 취득했다는 점이 인정되지 않아 B회사의 위 주장이 배척되었다. 

5. 선사용에 따른 계속사용권 주장에 관하여

B회사는 A회사의 ‘딸기’ 캐릭터 브랜드가 주지, 저명성을 획득하기 이전부터 C회사의 상표, 저작권의 사용 허락을 받아 사용하고 있었기 때문에 B회사가 이를 계속 사용하는 것은 부정경쟁행위에 해당되지 않는다고 주장하고 있다.

그런데 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목, 나목, 다목 소정의 부정경쟁행위에 있어서는 ‘부정경쟁행위의 악의’ 또는 ‘부정경쟁행위자의 부정경쟁의 목적’등 부정경쟁행위자의 주관적 의사를 요건으로 하고 있지 않고, 부정경쟁방지법상 선의의 선사용자의 행위를 부정경쟁행위에서 배제하는 규정이 없으므로 B회사의 주장대로 A회사의 딸기 캐릭터가 주지, 저명해지기 전부터 B회사가 사용을 해왔고 부정경쟁하려는 목적이 없다고 하더라도 현재 기준으로 이미 유명해진 A회사의 ‘딸기’ 캐릭터 브랜드 표장과 B회사가 사용하는 딸기 캐릭터 표장이 혼동될 위험이 존재한다고 인정되는 이상 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위에 해당된다고 볼 수 있으므로 선사용에 따른 계속사용권은 인정되지 않는다. 끝. 법무법인(유)한별 권단 변호사 2015. 1. 21. 작성.