캐릭터 라이선스계약 POINT

아이러브캐릭터 2017년 12월호 칼럼

제목 : 캐릭터 라이선스 계약 체결 시 주요 포인트 : Q&A

Q-1 : 계약서 초안 작성에는 시간과 비용이 소모되는데 통상 계약서 초안은 누가 작성하는 것이 좋은가요?

 

A-1 : 계약 조건 협상 후 계약 체결 전에 계약서 초안을 라이선서나 라이선시 쪽에서 누군가 먼저 작성해야 한다. 통상 라이선서가 자신들이 사용하고 있는 계약서를 표준계약서라고 하면서 라이선시에게 제공하는 경우가 많다.

하지만, 상대방이 이미 틀을 짜서 제공한 계약서의 문구를 일부 수정하는 형태로만 진행하면 계약서의 디테일한 문구와 단어들의 숨은 의미를 정확히 파악하지 못하여 계약 체결 후 문제가 되는 경우가 많다.

라이선서이든 라이선시이든 상호간의 계약 조건 협상 후 계약서 초안을 각자 따로 작성한 후 양측의 초안을 가지고 하나하나 조항을 다시 확정하는 것이 제일 공평하고 안전하다.

만약 기회가 된다면 계약서 초안을 시간과 비용이 들더라도 먼저 작성해서 상대방에게 제공하는 측이 유리하므로 초안을 먼저 작성하는 것이 전략적으로 좋다.

Q-2 : 계약서 조항 중 ‘정의’ 조항이 꼭 필요한가요? ‘정의’ 조항에 포함되어야 할 주요 대상은 어떤 것들이 있는가요?

A-2 : 정의 조항은 계약서에 반복적으로 사용되는 표현을 짧은 단어로 압축하여 사용하여 계약서를 간결, 명확하게 만드는 기능이 있고, 양측이 서로 다르게 생각할 수 있는 용어에 대하여 통일된 의미를 부여함으로써 추후 분쟁을 방지하는 효과가 있으므로 정의 조항은 꼭 삽입하는 것이 좋다.

이러한 점에서 주로 정의 조항에 주로 포함이 되는 것은 라이선스의 대상이 되는 ‘지식재산권’, ‘캐릭터’, ‘저작물’ 등과 로열티 산정의 기준이 되는 ‘매출’, ‘수익’ 등이다.

‘캐릭터’의 정의 안에 캐릭터 저작물 외에 캐릭터의 이름, 명칭과 서브 캐릭터, 수정 캐릭터 등도 포함되는지 여부가 중요하고, 매출의 정의 안에 부가세가 포함되는지, 매출의 대상을 소비자판매금액으로 할 것인지 유통업체에 공급한 금액을 기준으로 할 것인지, 반품된 경우의 매출은 어떻게 할 것인지 등이 확정이 되어야 한다.

수익을 로열티 기준으로 할 경우에는 매출에서 공제되는 비용의 범위와 목록을 구체적으로 특정하는 것이 중요하다. 이러한 세부적인 사항에 대하여 양측의 의도가 다르면 추후 분쟁이 생길 수 있으니 계약서 체결 당시에 양측의 의도를 서로 확인하고 범위를 확정하는 것이 필요하다.

Q-3 : 라이선스 즉 ‘이용 허락’의 유형은 어떤 것들이 있고 어떠한 차이점이 있을까요?

 

A-3 : 우선 라이선스의 조건과 범위를 특정해야 한다.

무슨 상품 류의 어떤 상품에 대하여 어떠한 행위를 할 수 있도록 허락하는지 명확하게 정해야 한다. 제조만 허락하는 것인지, 제조, 판매까지 허락하는 것인지, 광고, 마케팅에도 대상 캐릭터의 이용을 허락하는 것인지 여부도 정해야 한다.

의류 제품류에 허락을 하는 것이라면 의류 제품 중 예를 들어 패딩 상품이라고 특정을 해야 한다. 그래야 추후 의류 제품 중 아동복이나 수영복, 여성복 기타 다양한 상품에 대하여 다른 라이선시에게 이용을 허락할 수 있게 된다.

라이선서의 입장에서는 구체적인 하부 상품명까지 특정하는 것이 유리하고 라이선시의 입장에서는 대분류 상품류로 허락을 받는 것이 유리하다. 이는 양측의 협상에 의하여 정해지는 것인데, 중요한 것은 이러한 것이 계약 협상의 쟁점이 되어야 선택에 따라 로열티 비율, 라이선스의 유형이 달라지게 될 수 있다는 점이다.

예를 들어 의류 중 패딩으로만 라이선스 대상 제품을 한정하면 해당 패딩 상품에 대하여서는 독점을 주기가 용이한 반면, 의류 제품 전체로 라이선스 대상을 정한다면, 독점을 허락함으로써 라이선서가 잃게 되는 다른 의류 제품에 대한 라이선스 상실 기회비용에 상응하는 대가가 지급되어야 할 것이다.

라이선스를 줄 때에는 해당 라이선스가 독점인지, 비독점인지, 전세계로 하는 것인지 대한민국이나 특정 국가로 한정하는 것인지, 서브라이선스나 라이선스 양도가 가능한 것인지, 로열티 기반인지 아니면 일시불로 지급하는 라이선스인지, 취소나 해제가 가능한 라이선스인지 아니면 취소, 해제가 안되고 계약 위반시 손해배상만 가능한 라이선스인지, 영구적인지 기간제한적인지 등이 구체적으로 정해져야 한다.

Q-4 : 로열티의 지급 유형은 어떤 것들이 있고 로열티 산정의 기준은 무엇을 대상으로 하는가요? 적정한 로열티 비율은 어느 정도인가요?

 

A-4 : 라이선스 기간이 짧거나, 매출액이 소액인 경우 등에는 제품 판매량에 연동되는 경상 로열티보다 일시불 형식으로 사용료를 받는 것이 낫다.

그 외에는 제품 생산량 또는 제품 판매량 또는 수익을 기준으로 라이선시의 생산, 매출, 수익에 연동하여 로열티를 산정하는 것이 일반적이다.

독점적 라이선스인 경우에는 라이선시가 계약 체결 후 생산, 판매가 부진하면 라이선서 입장에서는 손실이 되므로 어느 정도 미니멈 개런티를 정해서 실제 생산, 판매와 무관하게 최소한의 로열티를 지급하도록 보증하는 것이 일반적이다.

독점 라이선스 계약의 경우 라이선시의 생산 판매 능력이 부족하여 제대로 로열티 지급이 안되는 경우에는 위와 같이 미니멈개런티를 책정하는 방법 외에 독점을 비독점으로 전환하도록 하거나 계약을 해지할 수 있도록 하는 것도 방법이다.

로열티란 캐릭터의 ‘이용’에 대한 대가이므로 개념상으로는 판매가 되지 않거나 수익이 발생하지 않더라도 대상 상품이 생산되면서 캐릭터가 이용이 되는 것이므로, 생산수량을 기준으로 하는 것이 가장 이상적이다.

하지만 실무상으로는 라이선시에게 매출이나 수익이 발생하지 않는 단계에서 로열티를 정산해달라고 하기는 어려우므로 라이선시의 대상 제품 매출을 기준으로 판매수량에 개당 단가를 곱한 금액을 로열티 산정 기준으로 하는 것이 일반적이다.

하지만 계약기간 후 기존에 생산된 제품 재고의 유통을 허락하는 계약이라면 생산수량을 기준으로 특정 금액을 로열티로 산정할 수도 있으므로 계약의 유형과 업계의 관행 등을 고려하여 양측에 손해가 없는 합리적인 로열티 산정 기준을 정하면 된다.

만약 수익을 로열티 산정의 기준으로 정한다면 매출액에서 공제할 수 있는 비용의 목록을 명확하게 한정하는 것이 제일 중요하며, 분쟁을 방지하기 위하여 아에 양측이 수익율을 얼마라고 간주하고 그에 기초하여 로열티를 정산해도 된다.

로열티 비율은 통상 매출액에 이익율을 곱한 금액의 25% 정도를 산정하지만 이익율이 제품별, 산업별마다 다르므로 거기에 통상 적용되는 로열티율도 다르다.

그 외 사후관리 조항, 면책 조항, 제3자침해조항, 관할, 계약해지 조항, 위약금 조항 등 중요한 조항들이 많지만 라이선스 계약의 특징 중 가장 중요한 조항들인 위 4가지 조항에 관하여 이번 칼럼에서 다루어보았다. 끝. 2017. 11. 21. 법무법인(유)한별 권단변호사 작성.