캐릭터 도형상표 모방 저작권침해

아이러브캐릭터 2016년 10월호 칼럼

1. 캐릭터 도형상표 모방 저작권 침해 – 사례

일본 회사 A는 인형 등을 지정상품으로 하여 국내에 등록한 상표 “     “(이하 ‘등록상표’라고 한다)의 상표권자이다.

그런데 B는 외국에서 위 등록상표와 동일 또는 유사한 모양의 상표인 “     “(이하 “모방상표”라고 한다)가 부착된 인형을 국내에 수입, 판매하였다.

이에 A사는 B를 상대로 등록상표권 침해를 이유로 상표권침해죄로 고소를 하였을 뿐 아니라 B를 상대로 등록상표의 도형인 토끼얼굴에 대한 저작권침해를 이유로 저작권침해죄로도 고소를 하였다.

상표에 사용된 캐릭터 도형을 모방하여 동일, 유사한 상표로 사용한 경우 상표권침해 외에 별도로 저작권침해도 되는 것일까?

이 사례는 대법원 2015. 12. 10. 선고 2015도 11550 판결의 일부 내용을 사례화한 것임을 밝힌다.

2. 사례 해설

가. 도형상표 캐릭터의 저작물로서의 창작성 

등록상표와 같이 조그만 상표 안의 도형인 캐릭터의 경우에도 저작권이 보호하는 저작물로서의 창작성을 인정할 수 있는지가 문제된다.

이와 관련하여 대법원은 “이 사건 캐릭터는 토끼를 사람 형상으로 표현한 것으로서 둥근 얼굴에 작고 둥근 눈 및 작은 눈과 대비되는 크고 둥근 코와 그 라애에 일자에 가까운 입 모양을 갖추고 있고, 귀는 긴 타원형으로 속살 같은 것이 보이는 형태로 되어 있으며, 팔과 다리는 길게 늘어뜨려 약간 휘어진 형태인데 손이나 발은 원형으로 되어 있어, 전체적으로 아무 표정이 없지만 느긋하고 귀여운 느낌을 주도록 도안한 것임을 알 수 있다”라고 사실 인정을 한 후, “이 사건 캐릭터는 2004년경 일본에서 만화, 영화 등 대중매체에 표현되기 전에 상품에 사용되면서 공표되는 이른바 오리지널 캐릭터의 일종으로 개발된 도안으로서 물품에 표시되는 이외에도 2008년경 일본에서 공표된 동화책들에서 물품에 부착되지 않은 형태로 게재되는 등 이 사건 캐릭터 자체만의 형태로도 사용되어 왔음을 알 수 있으므로, 이 사건 캐릭터가 저작권법에 의하여 보호되는 저작물의 요건으로서 창작성을 구비하였는지 여부는 도안 그 자체로 일반적인 미술저작물로서 창작성을 구비하였는지 여부에 따라 판단하면 충분하다”고 하여, 등록상표 내의 이 사건 캐릭터가 상품에 부착되는 상표만으로 사용되는 것이 아니라 캐릭터 자체로도 사용된 사실이 있으므로 도형상표인지 여부와 무관하게 해당 캐릭터의 도안 그 자체로 일반적인 미술저작물로서의 창작성이 구비되었는지만 보면 된다고 판시하였다.

그리고 대법원은 “이 사건 캐릭터는 흔히 볼 수 있는 실제 토끼의 모습과는 구별되는 독특한 형상으로서 창작자 나름의 정신적 노력의 소산으로서의 특성이 부여되어 있고 다른 저작자의 기존 작품과 구별될 수 있는 정도로 보인다”고 하여 창작성을 인정하였다.

나. 창작성의 정도

이는 “저작권법에 의하여 보호되는 저작물의 요건으로서 창작성이 요구되나, 여기서 말하는 창작성이란 완전한 의미의 독창성을 말하는 것이 아니며 단지 어떠한 작품이 남의 것을 단순히 모방한 것이 아니고 작자 자신의 독자적인 사상 또는 감정의 표현을 담고 있음을 의미할 뿐이어서 이러한 요건을 충족하기 위하여는 단지 저작물에 그 저작자 나름대로의 정신적 노력의 소산으로서의 특성이 부여되어 있고 다른 저작자의 기존의 작품과 구별될 수 있을 정도이면 충분하다”라는 기존 판례(대법원 2003. 10. 23. 선고 2002도 446 판결 등)의 창작성 인정 기준에 따라 판단을 하여 등록상표의 도안인 이 사건 캐릭터에 대하여 저작권법에 의하여 보호되는 저작물의 요건으로서의 창작성을 구비하였다고 보았다.

따라서 B의 행위는 상표권침해 뿐 아니라 저작권침해에도 해당되었다.

다. 상표 내의 도안이 저작권법으로 보호받기 위해서는 상표로서의 사용 외 독자적 사용이 필요한지 여부

위 사례에서 대법원은 등록상표 내 캐릭터가 상품에 부착되는 상표로서의 사용 외에 독립적인 캐릭터로서 사용된 정황이 있으므로 저작물로서의 창작성 여부만 판단하면 된다고 설시하였다.

따라서 마치 도형상표의 경우에는 해당 상표 내의 도형이 상표로서의 사용이 아니라 독립적인 캐릭터로 사용이 되고 있어야 저작권법으로 보호가 된다는 것으로 오인을 할 수 있다.

하지만 위 판례의 취지는 도형 상표 내의 캐릭터 도안이 상표로서의 사용이 아닌 독립적인 저작물로서 사용이 되어야만 저작권법으로 보호되는 저작물이라는 취지의 판례는 아님을 유의해야 한다.

실제로 다른 사건에서 C사가 등록한 상표인 “     ” 여우머리 모양과 영문 FOX를 조합한 등록 도형 상표 내의 도안에 대하여 대법원은 “저작물과 상표는 배타적, 택일적 관계에 있지 아니하므로, 상표법상 상표를 구성할 수 있는 도형 등이라도 저작권법에 의하여 보호되는 저작물의 요건을 갖춘 경우에는 저작권법상의 저작물로 보호받을 수 있고, 그것이 상품의 출처표시를 위하여 사용되고 있거나 사용될 수 있다는 사정이 있다고 하여 저작권법에 의한 보호 여부가 달라질 수 없다”(대법원 2014. 12. 11. 선고 2012다76829 판결)라고 판시하면서 위 상표의 여우 모양의 도안들에 대한 저작권법상의 저작물성을 인정하였다. 이 사건에서는 위 사례와 달리 위 여우도형상표가 기존에 상표로서의 사용 외에 독자적인 저작물로 사용되었는지 여부는 저작물성의 판단 요소로 삼지 않았다.

다. 도형상표 내 도안이 저작물로 보호될 경우의 차이점

등록된 도형상표와 동일 유사한 상표를 등록상표의 지정상품과 동일유사한 상품에 상표로서 사용해야 상표권침해가 되는 반면, 등록상표의 도안 자체가 저작물로 인정되면, 등록상표의 지정상품과 동일, 유사하지 않은 상품에 사용하거나, 상표로서 사용하지 않고 해당 도안을 복제만 해도 저작권침해가 된다는 점에서 차이가 있음을 유의해야 한다. 끝. 2016. 9. 23. 법무법인(유)한별 권단 변호사 작성.