독점이용권자 침해금지청구

아이러브캐릭터 2017년 3월호

제목 : 독점이용권자가 저작권자를 대위하여 침해금지청구를 할 수 있는지 여부

1. 사안의 개요

원고는 핀란드 작가 A가 창작한 동화작품과 위 동화작품에 의거한 만화, 소설, 그림책, 애니메이션에 등장하는 캐릭터(이하 ‘무민 캐릭터’라고 한다)에 대한 저작재산권 및 상표권을 보유한 무민 캐릭터스라는 회사로부터 세계 전 지역에서 무민 캐릭터 저작물에 관한 독점적 라이선스 권한을 부여받은 불스 프레스트얀스트 에이비라는 회사로부터 2006. 10. 24. 원고가 우리나라에서 무민 캐릭터 저작물을 독점적으로 이용할 수 있는 취지의 권한을 부여받는 내용의 계약을 체결하여 계속 갱신 중에 있었고, 무민 캐릭터스는 원고에게 무민 캐릭터 상표권에 대하여 전용사용권을 설정하고, 원고가 무민 캐릭터 저작물을 독점적으로 이용할 수 있는 권한을 보유하였다는 확인을 해 준 사실이 있다.

이러한 상태에서 원고는 2014. 2. 28. 피고와 ‘원고가 피고에게 이 사건 저작물 등을 사용한 상품을 제조, 판매, 유통할 수 있는 비독점적 권리를 부여하는 내용’의 계약(이하 ‘이 사건 계약’이라 한다)을 체결하고, 피고는 이 사건 저작물 및 상표를 이용하여 제품(이하 ‘피고 제품’이라 한다)을 제조, 판매하였다.

그런데 2015. 6.경 원고는 피고에게 2차 계약금을 지급하지 않은 점, 원고로부터 허가받지 않은 제품의 판매 중지 요청에 불응한 점, 원고 승인 없이 제3자와 무민 상품화권계약을 체결한 점 등 사유를 이유로 이 사건 계약 해지 통지를 하였다.

이 사건에서 원고의 계약해지는 효력이 있을까? 또한 저작권자가 아닌 독점이용권자에 불과한 원고가 피고나 제3자를 상대로 저작권자를 대위해서 직접 침해금지청구 등 저작권 행사를 할 수 있을까? 그리고 피고가 원고 승인없이 제3자에게 무민 캐릭터 상품화권 계약을 체결한 행위는 원고의 권리를 침해한 ‘제3자 채권침해’에 해당될까?

(이 사안은 서울중앙지방법원 2016. 5. 12. 선고 2015가합544106 사건을 기초로 한 것입니다)

2. 해설

가. 원고의 피고에 대한 계약해지가 적법한지 여부

이 사건에서 피고는 원고로부터 2차 계약금의 지급 이행을 최고받은 후 그로부터 14일 이내에 2차 계약금을 지급하였다. 이러한 점 때문에 법원은 원고로서는 피고의 2차 계약금 미지급을 해지 사유로 하여서는 이 사건 계약을 해지할 수 없다고 판단하였다.

그리고 이 사건에서 피고가 원고로부터 사전 승인 및 증지 교부를 받지 않은 채 피고 제품을 제조, 판매한 것은 계약 위반이기는 하나, 이러한 위반행위에 대하여 원고는 계약이행 최고 이후 14일의 시정기간 내에 피고의 시정이 없을 경우 비로소 해지권을 행사할 수 있는 것인데, 원고는 이러한 최고 절차를 거치지 않고 해지 통지를 하였으며, 이러한 해지에 대하여 법원은 적법한 해지가 아니라고 판단하였다.

하지만, 피고가 원고 승인 없이 제3자에게 이 사건 저작물 등을 상품화할 권리를 설정한 것은 이 사건 계약 위반일 뿐 아니라 계약서 상에 이러한 위반행위를 중대한 계약위반으로 간주한다는 조항까지 존재하고 있는 점, 이 사건 계약과 같은 캐릭터 상품화 계약에 있어서 상품화 권리자의 범위에 관한 사항은 핵심적인 계약 내용인 점 등을 근거로 법원은 이 세번째 사유에 기한 계약해지는 적법하다고 판단하여 결국 원고의 계약해지가 효력이 있다고 보았다.

캐릭터 이용허락 계약의 해지 법리는 일반적 계약 해지 법리와 동일하다. 이 사건에서도 법원은 원고가 주장한 3가지 약정 해지 사유에 대하여 이행 최고 절차를 거치지 않고 해지 표시를 한 경우 해지권 발생을 인정하지 않았고, 이행 최고 기간 내에 피고가 이행을 한 경우 역시 해지권이 발생하지 않음을 분명히 하였으며, 동시에 불이행의 경우에도 해당 의무가 계약을 해지할 수 있을 만한 중대한 사항이 아닌 경우에는 해지권이 발생하지 않는다는 기존 태도를 유지하였다. 다만, 라이선스 계약의 특성상 해당 이용 권한을 피고가 원고 동의 없이 제3자에게 다시 재설정하는 행위는 중요한 계약위반행위로서 해지 사유가 될 수 있음을 밝힌 점에 의의가 있는 사례이다.

나. 독점이용권자가 저작권자를 대위하여 권한을 행사할 수 있는지 여부

「저작권법」은 「특허법」, 「상표법」이 전용실시권, 전용사용권제도를 둔 것과는 달리 침해정지청구권을 행사할 수 있는 이용권을 부여하는 제도를 마련하고 있지 아니하여, 이용허락계약의 당사자들이 독점적인 이용을 허락하는 계약을 체결한 경우라도 그 이용권자가 독자적으로 「저작권법」상의 침해정지청구권을 행사할 수 없는 것이 원칙이다.

하지만 법원은 “이용허락의 목적이 된 「저작권법」이 보호하는 재산권의 침해가 발생하는 경우에도 그 권리자가 스스로 침해정지청구권을 행사하지 아니하는 때에는 독점적인 이용권자로서는 이를 대위하여 행사하지 아니하면 달리 자신의 권리를 보전할 방법이 없을 뿐만 아니라, 「저작권법」이 보호하는 이용허락의 대상이 되는 권리들은 일신전속적인 권리도 아니어서 독점적인 이용권자는 자신의 권리를 보전하기 위하여 필요한 범위 내에서 권리자를 대위하여 「저작권법」 제123조에 기한 침해정지청구권을 행사할 수 있다”라고 보고 있다.

이 사건에서도 법원은 위 법리에 따라 피고가 이 사건 계약이 적법하게 해지된 이후에도 계속하여 무민 캐릭터 저작물을 사용한 제품을 제조, 판매하는 것은 무민 캐릭터스의 무민 캐릭터 저작물에 관한 복제권 및 배포권을 침해하는 행위에 해당하고, 원고는 무민 캐릭터스로부터 무민 캐릭터 저작물을 국내에서 독점적으로 이용할 수 있는 권리를 부여받았으므로, 원고는 위 권리의 보전을 위하여 무민 캐릭터스를 대위하여 피고를 상대로 「저작권법」 제123조 제1항, 제2항에 의하여 무민 캐릭터 저작물에 관한 저작권 침해행위의 정지 및 조성물의 폐기를 구할 수 있다고 판단하였다.

원고는 무민 캐릭터의 저작권자가 아니라 독점적 이용권리자인 채권적 권리자에 불과하므로, 무단 침해자에 대하여 저작권침해금지 등 청구를 직접 요구할 법적인 근거가 「저작권법」상 없다. 이는 「저작권법」에는 「특허법」이 특허전용실시권자, 「상표법」이 상표전용사용권자 등 독점적 이용권리자에게 특허권자 및 상표권자와 동일한 침해금지청구권을 부여한 것과 달리 독점배타적 권한이 부여된 이용권자 설정제도가 없기 때문이다. 그런데 저작권자가 해외에 있고 소송비용 등을 부담스러워하여 독점적 이용권리자의 보호를 위한 조치를 취하지 않고 있을 경우 독점적 이용권리자의 독점권은 사실상 보호되기가 어려운 측면이 있다. 이러한 불합리한 점에 대하여 저작물의 독점적 이용권리자에게 직접적인 금지청구권을 법리상 인정할 수는 없지만, 채권자대위권 법리를 적용하여 독점적 이용권리자의 권리 보전을 위하여 저작권자가 권리행사를 하고 있지 아니한 경우 저작권자를 대위하여 침해자를 상대로 직접 금지청구를 할 수 있다는 점을 명확히 밝힌 사건이다.

다. 피고의 제3자에 대한 상품화권 설정계약이 원고에 대한 ‘제3자 채권침해’가 되는지 여부

이에 대하여 법원은 “피고가 원고의 승인 없이 제3자에게 무민 캐릭터 저작물 등을 상품화할 권리를 설정한 행위에 의하여 제3자가 무민 캐릭터스로부터 무민 캐릭터 저작물에 관하여 어떠한 사용권이라도 부여받았다고 볼 수 없는 것이고, 무민 캐릭터스의 원고에 대한 무민 캐릭터 저작물 독점적 사용권 보장의무에 영향이 있는 것도 아니므로, 원고가 무민 캐릭터스에 대하여 보유하는 채권이 침해되는 결과가 발생하지 않은 것이므로 피고의 위 제3자에 대한 상품화할 권리 설정 행위 자체만으로는 이를 ‘제3자에 의한 채권침해’에 해당한다고 할 수 없다”라고 판단하였다.

즉, 권한이 없는 피고의 제3자에 대한 이용권한 무단 설정 행위로 인하여 제3자에게 어떠한 적법한 권리가 발생한 것도 아니고 이로 인하여 원고의 독점적 이용권이 상실되는 것이 아니므로 원고가 보유하고 있던 채권 침해 자체가 발생하지 않았다고 본 것이다. 끝. 2017. 2. 17.. 법무법인(유)한별 권단 변호사 작성.