[캐릭터상표 변호사]저명한 캐릭터의 상표등록-톰과제리 사건

톰과제리 CASE를 통해 본 저명한 캐릭터의 상표 등록의 문제

글 / 법무법인(유)한별 권단 변호사

아이러브캐릭터 칼럼

2012년 11월

[사례]

A는 톰과 제리 만화가 국내에 널리 방영되어 인기를 끌고 있음에도, 톰과 제리가 완구류 등에 상표 등록이 되지 않은 것을 알고, 톰과 제리의 캐릭터 모양을 도형 및 결합 상표로 출원, 등록을 하였다. 그런데, 국내에는 톰과 제리 캐릭터 상표가 등록이 되지 않았지만, 미국을 비롯하여, 해외 수십개국에서는 이미 톰과 제리 캐릭터 상표가 등록되어 있고, 각종 상품도 제작, 유통되고 있었다. 톰과 제리의 해외 상표권자이자 저작권자인 B는 국내에서 A가 톰과 제리 상표를 등록한 것을 나중에 알고, 일단 A가 등록하지 않은 류에 상표 등록을 한 후, A가 등록한 톰과 제리 캐릭터 상표에 대하여 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 저명 상표와 동일 유사한 상표 또는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라는 이유로 상표등록무효 심판 청구를 하였고, 동시에 톰과 제리 캐릭터 저작권 침해를 이유로 형사고소를 함께 하였다.

이 경우 A의 상표는 무효가 될 것인가?

그리고 A의 상표와 상품은 저작권 침해에 해당될 것인가?

[해설]

1. 저명한 캐릭터 모양의 상표인 경우, 곧바로 그 상표가 저명한 상표가 되는지 여부

톰과 제리는 국내 TV 방영을 통해 남녀노소 누구나 다 아는 저명한 캐릭터라는 점에는 다툼이 없습니다. 하지만 캐릭터를 주제로 한 상표의 경우, 캐릭터는 그것이 가지고 있는 고객흡인력 때문에 이를 상품에 이용하는 상품화(이른바 캐릭터 머천다이징)가 이루어지게 되는 것이고 상표처럼 상품의 출처를 표시하는 것을 그 본질적인 기능으로 하는 것은 아니므로, 톰과 제리 캐릭터가 국내에 널리 알려져 있다고 하더라도, 그러한 사정만으로 곧바로 톰과 제리 캐릭터 상표가 일반 수요자가 거래자들에게 특정인 B의 상표로서 널리 인식되어 있다고 볼 수는 없습니다(대법원 2000. 5. 30. 선고 98후843 판결 참조).

따라서 톰과 제리 캐릭터 자체가 국내에서 널리 알려진 것과, 톰과 제리 캐릭터 상표가 해외에 등록된 B의 상표로서 국내 소비자와 수요자에게 널리 알려진 것은 다른 문제인 것입니다. 상표의 본질적 기능은 자타상품식별 즉 출처표시기능인데, 톰과 제리 캐릭터 상표권자가 B라는 사실은 해외에서는 저명할지 몰라도 국내에서는 일반인들이 알기 힘들기 때문에, B의 톰과 제리 캐릭터 해외 상표를 국내에서는 저명상표라고 인정하기 어렵다고 할 것입니다.

2. 상표법 제7조 제1항 제10호 위반 여부

상표법 제7조 제1항 제10호는 ‘수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표’는 등록거절사유로 하고 있으며 등록된 경우 무효 사유가 됩니다.

B는 A가 국내에 등록한 톰과 제리 캐릭터 상표는 상표법 제7조 제1항 제10호에 따라 B가 해외에 널리 등록한 톰과 제리 캐릭터 상표와 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표로서 무효가 되어야 한다고 주장을 하였습니다.

이에 대하여 우리나라 대법원은 “상표법 제7조 제1항 제10호를 적용함에 있어 인용상표(여기선 B가 해외에 등록한 상표)가 저명상표인가의 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 일응의 기준이 된다 할 것이고, 그 인용상표가 다른 나라에 등록되어 있고 거기에서 그 상표 및 상품이 널리 선전되어 있다거나 상품판매실적이 상당하다고 하여 반드시 우리 나라의 일반 수요자들 사이에서도 현저하게 인식되었다고 단정할 수 없으며, 인용상표가 저명상표인지 여부를 판단하는 기준시는 그 상표의 등록출원시라고 보아야 한다”라고 판단하였습니다(대법원 2000. 5. 30. 선고 98후843 판결 참조).

A가 톰과 제리 캐릭터 상표를 등록출원한 시점은 1990년대 중반이었는데, 그 당시 B가 톰과 제리 캐릭터 상표를 해외에 등록하고, 해외에서 상품판매실적이 상당하였다고 하더라도, 톰과 제리 만화가 아닌 톰과 제리 캐릭터 상표가 국내 일반 수요자들 사이에서도 현저하게 인정되었다고는 볼 수 없을 것입니다. 따라서 A가 국내에 아직 톰과 제리 캐릭터 상표를 붙이 상품이 널리 유통되기 전에 국내 상표권을 등록출원한 것은 상표법 제7조 제1항 제10호 위반에는 해당되지 않는 것입니다.

3. 상표법 제7조 제1항 제11호 위반 여부

상표법 제7조 제1항 제11호는 “상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표”를 상표 등록 거절 사유 및 무효 사유로 규정하고 있습니다.

대법원은 “상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있다고 하기 위하여는 인용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반 거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것이고, 이러한 경우에는 인용상표와 동일 또는 유사한 상표가 위 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되어질 경우에 위 규정에의하여 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있을 것이며, 이는 상표등록출원에 대하여 상표등록사정을 할 때를 기준으로 판단하여야 한다”라고 판시하고 있습니다(위 대법원 판례 참조).

상표법 제7조 제1항 제11호는 10호와 달리 인용상표가 국내 수요자간에 현저하게 인식될 정도까지는 요구하지는 않지만 적어도 국내 일반 수요자들에게 해당 상표 또는 상품이 특정인의 것이라는 정도는 인식될 정도로 알려져 있을 것을 요구하며, 이러할 경우에는 동일, 유사한 상표가 출원되었다면 11호에 의하여 거절되거나, 등록된 상표는 무효가 될 수 있다고 할 것입니다.

사례에서는 B가 해외에 등록한 톰과 제리 캐릭터 상표나 그 상표를 부착한 제품이 해외에서는 판매실적이 상당하고, 널리 알려져 있고, 국내에서는 텔레비전 만화 상영을 통해 톰과 제리 캐릭터가 널리 알려져 있기는 하나, 이러한 자료들만으로는 B가 등록한 톰과 제리 캐릭터 상표가 구체적으로 어떤 상품에 사용되는지, 그리고 그 사용으로 국내 일반수요자에게 어느 정도 알려져 있는지를 알 수 없다는 이유로 A의 등록상표가 B의 인용상표 및 상품출처에 오인, 혼동을 일으킬 우려가 없다고 보았으며, 상표등록사정 당시 국내의 일반 수요자나 거래자 간에 톰과 제리 캐릭터 상표가 B의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 볼 수 없다고 판단하였습니다.

따라서 A가 톰과 제리 캐릭터 상표를 출원한 후 등록하기 전에, 국내 일반 수요자들이 B가 해외에 등록한 톰과 제리 캐릭터 상표가 어떠한 상품에 사용되고, 그 상품이 B의 것이라는 것을 인식할 정도가 아닌 이상 A의 톰과 제리 캐릭터 상표는 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자 기만 염려가 있다고 볼 수 없는 것입니다.

4. 저작권 침해 여부

B는 A가 등록한 상표가 B의 저명한 저작물인 “톰과 제리” 영상저작물을 모방하여 출원등록한 것으로 이는 저작권침해행위에 해당하므로 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정하는 공서양속에 위배된다고 주장을 하였습니다.

하지만, 톰과 제리 만화영상물은 1940년에 공표가 되었고, 과거 저작권법상에 의하면 회사 소유 영상저작물은 공표된 후 30년(현재는 50년이고, 2013년 7. 1.부터 70년임)이 경과한 1970년에 존속기간이 종료되었으므로 저작권침해가 아니라고 대법원은 판단하였습니다.

만일 톰과 제리가 회사 저작물이 아니라 개인 저작물이고 저작권자 사망 시점일로부터 A 상표 출원 시점이 50년이 되지 않았다면 A의 상표등록 및 상표 사용행위는 저작권침해에 해당 될 수가 있었다고 하겠습니다.

5. 상표법 제7조 제1항 제12호의 적용 여부

상표법 제7조 제1항 제12호는 “국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표”를 상표 등록 거절 및 무효 사유로 규정하고 있습니다.

12호는 10호 및 11호와 달리 국내 뿐 아니라 “외국”의 수요자간에 인식이 되어 있는 상표인 경우에도 적용이 된다는 것이 큰 차이점입니다.

12호는 1998년 상표법 개정으로 도입된 조항으로서 위 사례에서 A가 상표를 출원할 당시에는 존재하지 않았던 조항입니다.

최근에는 인터넷의 발달과 해외여행의 활성화로 해외에서 알려진 상표이거나 저명한 상표인 경우 대부분 국내 일반 수요자도 해외 상표 및 상품의 출처를 어느 정도 인식하게 되었고, 이럴 경우 해외 상표가 아직 국내에 출원되지 않은 점을 기회로 상표를 선점한 후 해외 상표의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려고 하거나, 해당 해외 상표권자가 국내 영업을 못하도록 하거나 대리점계약체결을 강제하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 있는 경우에는 상표등록을 거절하거나 무효로 하겠다는 취지의 조항입니다.

따라서 만일 위 사례가 최근에 발생하였다면, B는 상표법 제7조 제1항 10호, 11호가 아니라 12호의 적용을 주장하였다면, B가 승소할 수도 있었던 사건이라고 할 것입니다.

 물론 실제 사건에서는 ‘부당한 이익’ 및 ‘부정한 목적’의 존재 및 해석에 대하여 다툼이 생기고 있습니다.끝. 2012년 11월호 아이러브캐릭터 칼럼. 법무법인(유)한별 권단 변호사 작성.