[캐릭터상표 변호사] 외국 저명 캐릭터상표의 국내상표 등록

외국에서 저명한 캐릭터 상표를 타인이 국내 상표로 등록이 가능한지 여부

글 / 지적재산권 전문 권단 변호사

아이러브캐릭터 2015년 3월호 칼럼

2015. 3. 1.

사례 :

국내 A회사는 미국과 일본 등 외국에서 저명한 애니메이션 캐릭터인 ‘톰과 제리’ 상표가 국내에서는 일부 상품류에만 등록이 된 것을 보고 등록이 되지 않은 수십개 상품류의 수백 개의 지정상품에 ‘ ’ 라는 도형과 문자의 결합상표(이하 ‘대상상표’라고 한다)를 2005년경 출원하여 2006년경 등록하였다. 톰과 제리 캐릭터 애니메이션 제작사이자 ‘TOM & JERRY“라는 문자 상표 및 위 대상상표와 유사한 결합상표(이하 ’선사용상표‘라고 함다)에 관하여 미국 및 일본 등 외국에서 상표를 등록하여 다양한 상품화권 사업을 운영하고 있던 회사는 B라는 외국회사이다. B회사는 해외 뿐 아니라 국내에서도 톰과 제리 캐릭터에 대한 라이선싱계약을 수십 개 회사와 체결하여 상품화권 사업을 진행하고 있었다. 그런데 A회는 위와 같이 위 대상상표를 등록받은 후 B회사의 국내 라이선시 업체들에게 상표권침해 금지 경고장을 보내는 등 권리행사를 하기 시작하였다. B회사는 1990년 중반에 유사한 사례에서 C를 상대로 상표등록무효청구 및 저작권침해 주장을 했다가 대법원까지 가서 2000년경에 전부 패소한 경험도 있었기 때문에 A회사의 행위에 대하여 고민을 하다가 결국 A회사의 등록 대상상표에 대하여 무효심판청구를 하게 되었다. 특허심판원에서는 A회사의 위 등록 대상상표에 무효사유가 없다는 이유로 B회사의 청구를 기각하였고, B회사는 이에 불복하여 특허법원에 소를 제기하였다. A회사의 위 대상상표는 등록을 유지할 수 있을까? 아니면 무효가 될까?

[이 사례는 특허법원 2008. 6. 25. 선고 2007허11708 등록무효(상) 사건을 기초로 한 것입니다]

해설 :

1. 상표법 제7조 제1항 제12호 규정과 취지 및 적용 기준

상표법 제7조 제1항 제12호는 “국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표”를 상표등록을 받을 수 없는 상표로 규정하고 있다.

위 상표법 제7조 제1항 제12호는 1997. 8. 22. 개정 상표법에 의하여 도입된 조항으로서 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 이용하여 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 취지이다(특허법원 2008. 6. 25. 선고 2007허11708 참조).

B회사가 종전 대법원 판결까지 간 유사한 사례에서 C에게 패소를 하게 된 것은 C 행위 당시의 상표법에서는 외국에서만 주지상표인 경우에도 보호하는 제7조 제1항 제12호가 도입되기 전라 B회사가 위 규정을 주장할 수 없었고 톰과 제리 캐릭터 자체가 저명하다고 캐릭터가 상표로서도 저명하다고 할 수 없고 톰과 제리 캐릭터가 상표로서 해외에 널리 알려져 있다고 하여 국내에서도 널리 알려져 있는 상표라고 할 수 없어 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당되지 않고 톰과 제리 캐릭터나 상표 자체가 B회사라는 특정인의 상표로 인식된 것이라고 볼 수 없어 일반인의 오인, 혼동이 없어 상표법 제7조 제1항 제11호도 적용할 수 없었기 때문이었다( 대법원 2000. 5. 30. 선고 98후843 판결 참조).

하지만 위 12호의 도입으로 국내가 아닌 외국에서만 널리 알려진 캐릭터 상표라고 하더라도 국내에서 상표로 등록이 될 수 없는 경우가 생기게 된 것이다.

어떤 상표가 위 규정에 해당한다고 하려면 첫째 그 특정인의 상표가 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표이어야 하고, 둘째 출원인이 특정인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다.

첫째로 특정인의 상표가 주지상표에 해당하는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 되고, 둘째로 등록상표의 권리자에게 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 주지ㆍ저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 등록상표의 동일ㆍ유사성의 정도, 등록상표의 권리자와 특정인 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 권리자가 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 특정인의 상표의 지정상품이나 서비스업의 동일ㆍ유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 위 규정에 해당하는지 여부는 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다( 대법원 2005. 4. 14. 선고 2004후3379 판결 , 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 등 참조).

2. A회사의 등록 대상상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당되는지 여부

A회사는 B회사의 선사용상표가 “B회사 제품에 표시된 캐릭터는 출처를 표시하는 상표로 사용된 것이 아니라 디자인으로 사용된 것에 불과하며, 선사용상표의 사용상품들의 매출 규모가 그리 크지 아니할 뿐만 아니라, 그 종류가 아주 다양하므로 사용상품별 매출규모는 아주 작다고 할 것이어서, 선사용상표는 주지성을 취득하지 못하였다”라고 주장하였다.

하지만 법원은 A회사의 주장을 다음과 같은 점을 종합적으로 고려하여 받아들이지 않고 대상상표를 무효라고 판단하였다(특허법원 2008. 6. 25. 선고 2007허11708 판결 참조).

(1) B회사의 선사용상표가 외국의 수요자 사이에 주지한 상표인지 여부

가. B회사 라이선시 제품들에 표시된 문자나 캐릭터가 디자인으로 사용된 것도 상당수 있음을 부정할 수는 없으나, 캐릭터가 디자인으로 사용되었다고 하여 반드시 제품의 출처를 표시하는 상표로 사용된 것이 아니라고 할 수는 없고, 위 제품들에 표시된 문자나 캐릭터의 표시 방법, 정도 등에 비추어 보면 이는 디자인으로서의 기능과 상품출처 표시로서의 기능을 함께 하고 있는 점.

나. 선사용상표의 사용상품의 전체 판매액이 그 나라의 경제 규모에 비추어 비교적 큰 금액이 아니고, 그 사용상품의 종류가 다양하여 그 개개의 사용상품의 판매액이나 판매량이 해당 상품의 그 나라 전체의 판매액이나 판매량 중에서 차지하는 비율이 비교적 낮다고 할지라도, 이 사건 캐릭터와 같이 거의 대부분의 사람들이 알고 있을 정도로 잘 알려진 캐릭터를 상표로 사용하는 경우 별로 알려지지 아니한 도형이나 캐릭터로 구성된 상표에 비추어 그 고객흡인력이나 수요자나 거래자에 의한 상표 인식의 정도나 속도가 상당히 크거나 높을 것이라는 점과 위 인정사실에서 나타난 바와 같은 사정들을 고려하면, 선사용상표의 사용상품 매출규모가 비교적 작다고 하여 선사용상표의 주지성을 배척할 수는 없는 점.

등을 종합하여 법원은 B회사의 선사용상표의 외국에서의 주지성을 인정하였다.

(2) A회사에게 부정한 목적이 있는지 여부 

법원은 A회사의 등록 대상상표가 B회사의 선사용상표와 그 표장의 구성이 거의 동일한 점, A회사가 대상상표를 출원하기 전까지 B회사의 선사용상표가 부착된 사용상품들이 국내에서도 B회사의 라이선시들에 의하여 상당한 규모로 판매된 점, B회사가 국내에서 톰과 제리 캐릭터 또는 그 영문자를 표장으로 하여 여러 개의 상표를 등록 받았고, A회사가 등록받은 대상상표는 그 지정상품에서만 차이가 있는 점, A회사가 톰과 제리 각 단독캐릭터를 표장으로 하여 이 사건 대상상표 출원 전후로 50여개 상표를 출원하거나 등록받은 점, A회사가 대상상표를 등록받은 후 B회사의 라이선시들에게 상표권침해 중지 및 A회사와의 라이선스 계약 체결을 요구한 점 등에 비추어 A회사의 등록 대상상표는 미국과 일본의 수요자들 사이에 B회사의 상표로 현저하게 인식되어 있는 선사용상표가 국내에서 그 지정상품에 관하여 등록되어 있지 않음을 이용하여 선사용상표를 모방, 출원된 것으로서, 주지상표인 선사용상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나, 그 가치에 편승하여 부당한 이익을 얻거나, 선사용상표의 권리자인 B회사 또는 그 라이선시들의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 이들에게 손해를 가할 목적으로 출원된 것이므로 무효라고 판단하였다.

위 사건은 A회사가 패소한 후 대법원에 상고하였으나 기각되어 결국 최종적으로 B회사가 승소하였고, 해당 소송의 대상이 아니었던 A회사가 출원한 톰과 제리 관련 다른 국내 상표들은 전부 B회사로 이전, 양도되었다. 끝. 법무법인(유)한별 권단 변호사 2015. 2. 21. 작성.