[디자인권 변호사]부분디자인제도와 ‘1디자인 1디자인등록출원원칙’

휴대폰케이스 디자인 중 토끼의 귀 및 꼬리 모양 부분디자인의 1디자인등록 가능성

글/ 지적재산권 전문 권단 변호사

아이러브캐릭터 2013년 8월호 칼럼

2013. 8.

사례 :

A는 휴대폰 케이스 디자이너로서, 평소 토끼 모양의 디자인을 좋아하여, 휴대폰 케이스에 토끼 귀 모양을 단 휴대폰 케이스 디자인을 등록하여 디자인권을 가지고 있었다. 그러다가 토끼 귀만 달 것이 아니라, 토끼 꼬리까지 휴대폰 케이스에 달 수 있으면 여성이나, 청소년들이 좋아할 것이라고 착안을 하여 휴대폰케이스의 윗 부분에는 토끼 귀 모양을, 휴대폰 케이스 아랫 부분에는 털 재질의 둥그런 꼬리 모양을 단 디자인( )을 출원을 하였다. 중간의 휴대폰 케이스 부분은 디자인권으로 보호받을 대상이 아니라서 토끼의 귀 모양과 토끼 꼬리 모양의 털 부분만을 부분디자인으로 출원을 하였다.  이 A가 출원한 디자인 도면 사진이다. 그런데 특허청은 A가 출원한 휴대폰 케이스 중  부분과 부분은 “하나의 출원에 2 이상의 형상·모양·색채 또는 그 결합을 표현한 것이어서 디자인보호법 제11조 제1항의 규정에 위배된다”는 이유로 등록거절결정을 하였다. 이에 대하여 A는 특허심판원에 등록거절결정을 취소해달라는 심판청구를 하였으나, 특허심판원 및 특허법원 역시 “출원디자인은 물리적으로 분리된 부분들이 전체로서 일체적 심미감을 일으키지 아니하여 하나의 디자인이라 할 수 없으므로 디자인보호법 제11조 제1항의 ‘1디자인’으로 등록을 받을 수 없다‘고 심결을 하였다. 이에 A는 다시 대법원에 상고를 하였는데, 대법원은 A의 청구에 대하여 어떠한 판결을 내렸을까?(이 사례는 대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3343 판결의 사실관계를 기초로 한 것입니다)

해설 :

1. 부분디자인 제도와 ‘1디자인 1디자인등록출원’ 원칙

종전에는 물품 전체의 디자인에 대해서만 등록이 가능하였으나, 2001년 디자인보호법 개정으로 물품의 ‘부분’에 관한 디자인도 등록을 받을 수 있도록 되었으며, 이를 부분디자인 제도라고 합니다. 예를 들어 후라이팬의 손잡이 부분, 자동차의 본네트 부분, 게임 내의 아이템 등 화상디자인 등이 부분디자인으로 등록이 가능합니다. 부분디자인의 도면은 물품전체 도면을 제출하고 부분디자인은 디자인등록을 받고자 하는 부분은 실선으로, 그 외 부분은 파선으로 표현을 하나, 이 사례와 같이 사진으로 도면을 제출한 경우에는 설명으로 해당 부분을 특정할 수 있습니다

그런데, 디자인보호법 제11조 제1항은 “디자인등록출원은 1디자인마다 1디자인등록출원으로 한다”라고 규정되어 있는데, 이 원칙을 어기면 출원등록이 거절이 됩니다. 특허법원도 이 조항에 근거하여, A가 출원한 디자인을 하나의 디자인으로 보지 않고 부분과 부분을 각각 별개의 부분디자인으로 보아 등록을 거절하였던 것입니다.

2. 특허법원의 판단

디자인보호법 제2조 제1호에 의하면 디자인이라 함은 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말하되 물품의 부분도 위 물품에 포함된다라고 규정하고 있으므로 그 자체로서 거래될 수 없는 물품의 일부분에 관한 부분디자인도 디자인보호법상 디자인에 해당됩니다. 한편 디자인보호법 제11조 제1항에 따라 하나의 디자인등록출원의 대상이 되는 디자인은 하나의 디자인이어야 하며 2 이상의 디자인이 될 수 없으므로, 부분디자인에 관한 하나의 디자인등록출원 역시 물품의 일부분에 관한 하나의 디자인만을 대상으로 해야 합니다. 다만, 디자인은 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것이므로, 하나의 물품 중에 물리적으로 분리된 2 이상의 부분에 대한 디자인을 대상으로 하나의 디자인등록출원이 되었더라도 그 물리적으로 분리된 부분들이 형태적 일체성 또는 기능적 일체성을 가져 전체로서 일체적 심미감을 일으키게 하면 디자인보호법 제11조 제1항의 ‘1디자인’으로 등록을 받을 수 있습니다(특허법원 2012허4872).

그런데 특허법원은 휴대폰케이스 상부의 토끼 귀 모양 부분과 하부 돌출 부분이 털 부분에 관하여 토끼 귀 모양 부분은 토끼의 귀 모양임을 쉽게 알 수 있으나 하부의 털 부분은 단순히 털이 원 모양으로 뭉쳐있는 털 뭉치 정도로만 느껴질 뿐 위 상부 부분과 형태상 연관성을 찾아보기 어렵고, 토끼 귀 모양 부분은 내장된 램프를 통해 전화 또는 메시지 수신 시 빛을 발광하는 기능과 사용자가 이어폰의 와이어를 외부에 감을 수 있도록 하는 기능을 가지는 것인데 반하여 털 부분은 구조와 형태상으로 볼 때 상부 부분과 함께 위와 같은 기능을 하는 것이 아니어서 기능적 일체성도 가지고 있지 않으므로, 이 사건 디자인은 물리적으로 분리된 부분들이 일체적 심미감을 일으키지 아니하여 하나의 디자인이라고 할 수 없다고 보았습니다(특허법원 2012허4872).

3. 대법원의 판단 방법

하지만, 이에 대하여 대법원은 “하나의 물품 중 물리적으로 떨어져 있는 둘 이상의 부분에 관한 디자인이더라도 그들 사이에 형태적으로나 기능적으로 일체성이 있어서 보는 사람으로 하여금 그 전체가 일체로서 시각을 통한 미감을 일으키게 한다면, 그 디자인은 디자인보호법 제11조 제1항에서 규정한 ‘1디자인’에 해당하므로, 1디자인등록출원으로 디자인등록으르 받을 수 있다”는 전제 하에, “이 출원디자인은 부분과  부분이 물리적으로 떨어져 있더라도 이를 보는 사람이 부분은 ‘토끼 귀’로 부분은 ‘토끼 꼬리’로 각각 인식할 수 있어서 그들 사이에 형태적으로 일체성이 인정되고, 그 때문에 이를 보는 사람으로 하여금 전체가 ‘토끼 형상’과 유사한 일체로서 시각을 통한 미감을 일으키게 하므로 위 출원디자인은 디자인보호법 제11조 제1항에서 규정한 ‘1디자인’에 해당한다”고 판결했습니다(대법원 2013. 2. 15. 2012후3343 판결).

4. 의견

특허법원은 위 휴대폰케이스의 부분에 대하여 토끼 꼬리처럼 생기지도 않아서 귀 부분과 형태적 일체성도 없고, 또한 귀 부분과 달리 이어폰 와이어를 감는 기능도 일체성이 없어 전체적으로 하나의 디자인으로서 일체감 있는 심미감을 일으키지 않는다고 보았습니다.

하지만, 대법원이 이와 달리 본 기준은 “이를 보는 사람”의 관점을 기준으로 판단하면서, 실제로 소비자들이 부분을 ‘꼬리’라고 호칭하고 있다는 점에 주목을 하여 귀 부분과 함께 털 부분을 전체적으로 하나의 ‘토끼 형상’이라고 형태적 일체성을 인정한 것입니다. 하지만, 대법원은 기능적 일체성에 대하여서는 구체적으로 이유를 밝히지 않은 채 전체가 일체로서 시각을 통한 미감을 일으킨다는 이유로 1디자인으로 인정을 하였습니다. 

A가 위 디자인을 출원할 때 출원서에 디자인 설명을 하면서 부분에 대하여서는 구체적으로 이어폰 와이어를 감는 등 기능성을 설명하였지만, 부분에 대하여서는 구체적으로 해당 부분에 대한 언급이 없이 휴대폰을 경사지게 지지하는 특성만을 설명하여 귀 부분과의 기능적 일체성 연관을 이해하기 어렵게하거나 오히려 귀 부분과 털 부분이 각각 다른 기능을 하여 일체성이 없는 것처럼 오인이 되게 기재를 하였는데, 이러한 점 때문에 특허청과 특허법원은 기능적, 형태적 일체성을 부인하였던 것으로 보입니다. 

대법원은 이러한 출원서의 기재 설명보다도 일반 소비자의 관점에서 해당 디자인의 형태적, 기능적 일체성 있는 심미감 여부에 대하여 전체적으로 판단을 하였던 것입니다.

따라서 A와 같은 디자이너가 디자인출원을 할 경우 설명을 기재할 때 예를 들면  부분을 언급하면서  과 함께 ‘토끼 형상’을 나타내어 소비자에게 심미적 만족감을 주고, 귀 부분과 마찬가지로 털 부분도 이어폰 와이어를 감을 수 있는 기능성이 있다는 점을 부연해주었으면 출원단계에서 거절이 되지 않았거나 특허법원 단계에서 승소할 수 있었을 것으로 보이는 사건입니다.-끝.

2013. 7.4. 법무법인(유)한별 권단 변호사 작성.