[디자인권 변호사]방귀대장뿡뿡이 젓가락 디자인권분쟁

 방귀대장 뿡뿡이 캐릭터 젓가락 디자인권 분쟁

글 / 지적재산권 전문 권단 변호사

아이러브캐릭터 2014년 3월호 칼럼

2014. 3. 1.

방귀대장 뿡뿡이는 EBS에서 2000년 3월부터 방송한 어린이 교육용 프로그램에 나온 캐릭터로서 2002년, 2003년 대한민국 캐릭터대상을 수상한 우리에게 친근한 캐릭터이다. 방귀대장 뿡뿡이 캐릭터 관련 유명한 디자인권 분쟁이 있었는데, 이 사례를 통해 캐릭터를 디자인권으로 보호받고자 할 경우의 시사점과 유의점을 살펴보고자 한다.

1. 방귀대장 뿡뿡이 캐릭터 젓가락 디자인권 등록 무효 사건

방귀대장 뿡뿡이 캐릭터를 어린이용 젓가락의 캡 부분에 디자인한 아래 디자인(이하 “뿡뿡이 젓가락 디자인”이라 한다)은 2006. 4. 27.출원되어 2006. 7. 13. 등록되었다. 

그런데, A 회사는 이미 아래와 같은 캡 부분이 콩나물 모양인 디자인(이하 “콩나물 젓가락 디자인”이라 한다)을 2002. 1. 14. 출원하여 2002. 12. 24. 등록한 상태이었다.

A 회사는 어린이용 젓가락을 이미 판매하고 있는 상태이었는데, 뿡뿡이 젓가락이 경쟁 제품이 되자, 2006년 뿡뿡이 젓가락 디자인에 대하여 특허심판원에 뿡뿡이 젓가락 디자인은 콩나물 젓가락 디자인과 극히 유사하고, 2005년경에 이미 젓가락 캡 부분에 캐릭터를 디자인한 젓가락(아래 모양)이 시판 중이었으며, 뿡뿡이 캐릭터는 방송으로 이미 공지, 공용된 것으로 단순하게 상업적, 기능적 변형을 하였을 뿐 신규성, 창작성이 결여되어 당해 디자인이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자 극히 용이하게 창작할 수 있다는 이유로 등록무효심판을 청구하였으나 특허심판원은 뿡뿡이 젓가락 디자인은 신규성, 창작성이 있고, 비교대상디자인들과 상이하다는 이유로 A의 청구를 기각하였다.

이에 대하여 A는 특허법원에 심결취소 청구를 하였고, 특허법원은 뿡뿡이 젓가락 디자인의 캡의 형상과 모양이 방송용 뿡뿡이 캐릭터의 얼굴을 약간 변형시킨 것이고 젓가락 몸체를 잡고 있는 형상은 위 토끼 모양의 젓가락 디자인과 약간 차이가 있기는 하나, 이는 통상의 기술자가 필요에 따라 용이하게 선택할 수 있는 정도의 차이에 불과하고 심미감에 있어서 별로 차이가 없다는 이유로 특허심판원 심결을 취소하고 뿡뿡이 젓가락 디자인에 대하여 무효로 판단하였다(특허법원 2008. 1. 9. 선고 2007허8528 판결 참조). 이에 대하여 뿡뿡이 젓가락 디자인권자는 상고하였으나 기각되었고 이에 따라 2008. 11. 19. 최종 무효가 되었다.

2. 방귀대장 뿡뿡이 캐릭터 디자인 젓가락 권리범위확인 사건

A 회사는 뿡뿡이 젓가락 디자인권이 무효가 될 것이 확실해지자, 뿡뿡이 디자인 젓가락 제조, 판매자를 상대로 특허심판원에 뿡뿡이 디자인 젓가락이 위 콩나물 젓가락 디자인권의 권리범위에 속한다는 확인을 해달라는 적극적 권리범위확인심판을 제기하였다.

하지만, 특허심판원은 젓가락 디자인 중 손가락 삽입부는 심미감에 큰 영향을 미치지 않고 이미 다른 비교디자인에 의하여 콩나물 젓가락 디자인 출원 전에 공지된 부분이라는 점을 이유로 디자인 유사 판단시 그 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 일반수요자의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분인 캡 부분의 차이점이 양 디자인을 보는 사람으로 하여금 다른 심미감을 느끼게 할 것이므로 양 디자인은 유사하지 않다고 판단하여 A 회사의 청구를 기각하였다.

A 회사는 다시 특허법원에 심결취소 청구를 하였는데 특허법원(2010. 2. 12. 특허법원 2009허6670 판결 참조)은 손가락 삽입부는 형상의 차이, 배치 방향과 평면상 각도의 차이 등이 디자인 심미감에 중요한 영향을 줄 정도로 차이가 있다고 보아 콩나물 젓가락 디자인의 손가락 삽입부가 공지 디자인라는 특허심판원의 심결 내용을 배척하고, 유사 여부 판단시에도 손가락 삽입부의 디자인은 다른 형태로 대체가 가능한 부분이므로 기능적, 필수적 형태가 아니므로 중요도를 높게 판단하여 손가락 삽입부 디자인을 유사하게 판단하였으며, 콩나물 젓가락 디자인의 캡 부분이 미키마우스 캐릭터 귀 부분을 연상시키고, 등록디자인 설명란에 콩나물 부분에 만화 캐릭터 부분을 부착한다는 것이 기재되어 있고, 뿡뿡이 캐릭터 역시 공지된 캐릭터라는 점에 비추어, 캡 부분에 다양한 캐릭터를 부착하여 변형하는 변형은 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 적용할 수 있는 상업적, 기능적 변형에 불과하여 전체적 심미감에 차이를 줄 정도에 해당된다고 볼 수 없다는 이유로 특허심판원 심결을 취소하고, 뿡뿡이 디자인 젓가락이 콩나물 젓가락 디자인권의 권리범위에 포함된다고 판단하였다.

이에 대하여 뿡뿡이 디자인 젓가락 판매자는 대법원에 상고를 하였는데, 대법원은 다시 특허법원의 판결을 취소하여 뿡뿡이 디자인 젓가락 제품은 콩나물 젓가락 디자인권의 권리범위에 속하지 않는다고 판결하였다.

대법원은 “디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 심미감에 차이가 생기게 하는지의 여부의 관점에서 그 유사 여부를 판단하여야 한다”라는 기준을 제시한 후, 이 사건에 관하여서는 “ 명칭이 “젓가락”인 등록디자인 “ ”과 확인대상디자인 “ ”의 캡 부분은 젓가락에서 흔히 있는 형상이 아니고 수요자에게도 잘 보이는 부분이어서 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분으로 양 디자인의 요부 중 하나에 해당한다 할 것인데, 캡 부분의 형상이 위 등록디자인은 ‘   ’과 같이 콩나물 머리모양의 캡이 대칭을 이루고 그 사이에 원형의 연결부재가 설치된 형상인 반면, 확인대상디자인은 ‘  ’과 같이 ‘방귀대장 뿡뿡이’ 캐릭터의 얼굴과 그 아래에 손으로 젓가락 몸체를 감아쥔 형상인 점에서 현저한 차이 등이 있고, 이러한 형상의 차이는 전체적인 심미감에 큰 차이를 가져올 정도이므로, 위 확인대상디자인은 등록디자인과 동일·유사하지 아니하여 위 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니하다“라고 판단하였다(대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후913 판결 참조).

대법원은 특허법원 판결에 대하여 유사여부를 디자인 부분 부분 개별적으로 판단하지 말고 전체적으로 판단해야 된다는 점과 그 중에서 일반인이 가장 주의를 끌기 쉬운 부분을 중요한 부분으로 유사 여부를 비교해야 한다는 점을 지적하였다.

사견으로는 특허법원이 디자인 유사 여부를 판단하면서 심미감의 차이 부분은 별개 기준으로 판단해야 하는데, 종전 사건의 뿡뿡이 젓가락 디자인의 등록 무효 여부 판단 기준이었던 통상의 기술자의 창작용이성과 관련한 기준으로 판단한 점이 오류가 있는 것으로 보인다.

3. 결론

결론적으로 뿡뿡이 캐릭터 디자인권은 젓가락 캡 모양을 캐릭터 모양으로 변형하는 것은 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 변형이 가능한 부분이므로 무효가 되었으나, 반면에 뿡뿡이 캐릭터 디자인 젓가락은 비록 디자인권은 무효가 되었지만, 젓가락 캡 모양이 달라 심미적 차이가 있어 콩나물 젓가락 디자인권의 권리범위에는 속하지 않아 계속 제조, 판매는 가능하게 된 것이다.

A 회사는 그 이후 부분디자인 제도를 이용하여 젓가락의 캡 모양을 제외한 나머지 부분에 대하여 여러 가지 형태의 부분디자인을 출원, 등록하였다. 이는 A 회사가 위 사건들을 경험하면서 캡 모양을 제외한 나머지 부분에 대한 부분디자인을 등록함으로써 향후 발생할 유사 디자인들에 대한 소송 대비 전략을 수립한 것으로 보인다. 끝. 2014. 2. 17. 법무법인(유)한별 지적재산권 전문 권단 변호사 작성.