홍길동은 세계적으로 유명한 만화 캐릭터 주인공인 뚱땡이의 저작사와 협상하여 대한민국 국내 독점 마스터 에이전트 계약을 체결하고, <뚱땡이> 캐릭터를 활용한 활발한 라이선싱 사업을 하고 있었다.
그리고 권리 보호를 위해서 원 저작사의 이름으로 <뚱땡이> 캐릭터를 미술 저작물로 등록하고,저작권에 대해서는 독점 사용계약을 체결하고, <뚱땡이> 라는 한글 및 영문 상표 역시 원 저작사의 이름으로
국내 상표출원하고, 홍길동은 전용실시권 계약을 맺었다.
홍길동은 법적으로 완벽한 보호 장치를 갖추었다고 생각하고, <뚱땡이> 캐릭터 상품화 계약 및 뚱땡이 상표와 뚱땡이 캐릭터에 대한 사용 허락 계약을 체결하여 활발한 영업 활동을 개시했다.
출처 : 픽사베이
그런데 이를 본 김선달이 <뚱땡이> 캐릭터를 소시지와 햄에 그려서 판매하여 엄청난 돈을 벌게 되었다. 화가 난 홍길동은 김선달을 상표권 침해죄, 저작권법 위반죄로 형사 고소하고, 민사로도 손해배상을 청구했다.
이에 대하여 김선달은 법원에서 항변하기를, <뚱땡이> 캐릭터가 전 세계적으로 유명한 것은 맞지만 창작된 지 51년[덧글 : 한.유럽 FTA, 한미FTA 발효로 저작권법이 개정되어 현재는 저작권 보호기간이 저작자 사망 후 또는 업무상 저작물의 경우 공표 후 70년임]이 되어 저작권 보호기간이 만료되었으므로 저작권법 위반죄에는 해당되지 않으며,자신은 <뚱땡이> 캐릭터 그림 자체를 소시지와 햄에 그려 사용한 것이지 상품명을 <뚱땡이> 라고 한글이나 영문을 사용한 것이 아니므로 상표권 침해는 아니라고 주장했다.
그러자 홍길동은 <뚱땡이> 캐릭터 자체를 상품 표지로 사용하는 것은 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위인 “국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지”를 사용하는 행위에 해당되어 부정경쟁방지법 위반이라고 추가로 소를 제기했다.
이에 대하여 법원의 판결은 어떻게 내려질까?
해설 :
1. 저작권 침해 여부
<뚱땡이> 캐릭터 자체는 미술 저작물로서 창작성이 있으면 저작권의 보호 대상이 될 수 있다. 그러므로 김선달이 자신이 제조하는 소시지와 햄에 <뚱땡이> 캐릭터를 그대로 복제하여 사용했다면 복제권 침해가 된다.
그런데 이 사건에서는 <뚱땡이> 캐릭터의 저작권자는 미국 회사인데 홍길동만이 고소를 한 것이다.
저작권 침해죄는 형법상 저작권자만이 고소를 할 수 있는 친고죄에 해당되며 홍길동은 저작권자가 아니라서 고소를 할 권한이 없으므로, 형사처벌도 할 수 없다[덧글 : 현재는 저작권법이 개정되어 ‘영리 목적 또는 상습’일 경우에는 친고죄가 아니므로 저작권자 아닌 경우에도 형사 고발이 가능하다. 2015. 12. 27. 작성].
그러면 <뚱땡이> 캐릭터의 원저작권자가 다시 김선달을 형사고소하면 어떻게 될까?
<뚱땡이> 캐릭터를 창작한 지 50년이 넘으면 저작권 보호기간이 소멸한 것이 맞는가?
2가지 측면에서 김선달의 주장은 검토해 보아야 한다.
우선, <뚱땡이> 캐릭터를 창작한 시점부터 보호기간을 계산하는 것이 아니라 <뚱땡이> 캐릭터의 창작자가 사망한 시점부터 계산하는 것이며, 회사의 업무상 저작물인 경우에는 공표한 시점부터 계산하는 것이므로 김선달의 주장은 틀렸다.
그리고 저작권법의 개정으로 2013.7.1. 부터 저작권의 보호기간이 기존 사망 후 50년에서 사망 후 70년으로 연장이 되었으므로, 지금 현재 시점에 사망 후 51년이라면 저작권 보호 대상이 안 될 수 있지만,
만일 2013.7.1. 이후라면 사망 후 51년이라도 저작권 보호 대상이 되는 것이다.
물론 이 사례에서는 김선달은 저작권 보호기간 기산점을 착각하여 창작 후 51년이라고 주장했으므로 어쨌든 저작권 보호기간 내라고 할 것이다.
이와 별도로 홍길동이 김선달을 상대로 저작권 독점 사용자의 지위에서 직접 저작권침해금지정구권에 기한 판매금지가처분을 할 수 있을까?
본래 저작권자 당사자가 아니면 계약에 의한 관리자가 직접 저작권을 행사할 수 없음이 원칙이다.
하지만 홍길동은 원 저작자의 독점 권리자의 지위에서 직접 가처분 등 권리 행사를 할 수는 없지만 자신의 권리를 보전하기 위하여 필요한 범위 내에서 원 저작권자를 대위하여 저작권침해금지청구권에 기해 가처분 등 권리행사를 할 수는 있다. (서울중앙2011카합709)
2. 상표권 침해 여부는 어떻게 될까?
우선 전용실시권자도 권리행사를 할 수는 있으므로 홍길동이 단독으로 고소 및 소송을 제기할 수는 있다.
그런데 김선달은 뚱땡이라는 글자를 상품에 사용한 것이 아니므로 설사 뚱땡이 캐릭터를 제품에 사용했다고 해도 뚱땡이 글자 상표를 침해한 것은 아니어서 상표권침해죄에 해당되지 않는다.
만일 홍길동이 <뚱땡이> 캐릭터 자체를 상표로 출원, 등록했다면 당연히 상표권침해죄로 고소하고 권리행사도 할 수 있으나, 이 사례에서는 뚱땡이 글자만 상표로 출원, 등록되었으므로 김선달은 상표권침해행위를 한 것은 아니다.
3. 부정경쟁방지법 위반은 될까?
이에 대하여 대법원은 2005도70판결을 통해 다음과 같이 “만화, 텔레비전, 영화, 신문, 잡지 등 대중이 접하는 매체를 통하여 등장하는 가공적인 또는 실재하는 인물, 동물 등의 형상과 명칭을 뜻하는 이른바 캐릭터(character)는 그것이 가지고 있는 고객흡인력(顧客吸引力) 때문에 이를 상품에 이용히는 상품화(이른바 캐릭터 머천다이징(character merchandising))가 이루어지게 되는 것이고 상표처럼 상품의 출처를 표시하는 것을 그 본질적인 기능으로 하는 것은 아니어서 캐릭터 자체가 널리 알려져 있다고 하더라도 그것이 상품화된 경우에 곧바로 타인의 상품임을 표시한 표지로 되거나 그러한 표지로서도 널리 알려진 상태에 이르게 되는 것은 아니라고 할 것이므로, 캐릭터가 상품화되어 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목에 규정된 ‘국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지’가 되기 위하여는 캐릭터 자체가 국내에 널리 알려져 있는 것만으로는 부족하고,그 캐릭터에 대한 상품화 사업이 이루어지고 이에 대한 지속적인 선전, 광고 및 품질 관리 등으로 그 캐릭터가 이를 상품화할 수 있는 권리를 가진 자의 상품 표지이거나 위 상품화권자와 그로부터 상품화 계약에 따라 캐릭터 사용 허락을 받은 사용권자 및 재사용권자 등 그 캐릭터에 관한 상품화 사업을 영위하는 집단(group)의 상품 표지로서 수요자들에게 널리 인식되어 있을 것을 요한다”라고 판시했다.
즉, <뚱땡이> 캐릭터 자체를 상품 표지로 사용하는 것을 부정경쟁방지법 위반으로 권리행사를 하기 위해서는 <뚱땡이> 캐릭터가 비록 전 세계적으로 널리 알려져 있고, 그 캐릭터가 상품화가 되었다고 하더라도 그것만으로는 <뚱땡이> 캐릭터 자체가 타인의 상품을 표시하는 표지라고 할 수 없으며,지속적 광고, 선전, 품질 관리 등으로 그 캐릭터에 관한 상품화 사업을 영위하는 집단의 상품 표지로서 수요자들에게 널리 인식되어 있을 것을 요건으로 하고 있다.
이 사례에서는 홍길동은 <뚱땡이> 캐릭터를 뚱땡이 글자 상표와 함께 사용 허락을 하기는 했지만, <뚱땡이> 캐릭터 자체를 별도의 상품 표지인 것처럼 라이선싱 계약을 별도로 하고, 광고와 선전 등을 지속적으로 해왔다는 것을 입증하지 못한다면 김선달을 부정경쟁방지법 위반으로 고소하지 못할 가능성이 크다고 할 것이다.
결론적으로 홍길동이 자신의 권리를 보다 철저하게 보호받기 위해서는 <뚱땡이> 캐릭터 자체를 글자와 별도로 상표로 출원하는 것을 사전에 상품 표지로서의 식별성 등을 감안하여 고려해 보아야 할 것이다. 끝. 2012년 6월호 아이러브캐릭터 칼럼. 권단 변호사 작성.
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