[도형상표 변호사]도형상표 침해요건-가필드사건

가필드 사례로 본 도형상표 침해의 요건

글 / 지적재산권 전문 권단 변호사

아이러브캐릭터 칼럼

2013년 1월

[사례]

GARFIELD는 1978년 처음 미국에서 등장한 캐릭터로서, 1988년 미국에서 제작된 텔레비전 애니메이션 영화 시리즈인 “GARFIELD AND FRIENDS”에서 게으른 오렌지색 뚱보 고양이로, 동작은 민첩하지는 못하지만 심술과 고집이 센 캐릭터로 널리 알려지게 되었다. 가필드 캐릭터에 대하여 권리자인 미국의 A사는 1985년에 한국에 가필드 캐릭터 모양 그 자체를 고양이 모양의 머리부분과 꼬리가 달린 몸통 및 다리부분 등이 구별되는 전신도형으로 완구류를 주된 지정상품으로 하여 도형상표(이하 ‘이 사건 도형상표’라 함)로 하여 출원하여 1986년에 등록결정을 받았다.

그리고 “GARFIELD”라는 문자상표는 1987. 1. 9. 등록되었다가, 1993. 1. 16. 상표취소로 말소되었다가 1995. 3. 21. 다시 등록되었다.

그런데, 국내 봉제완구 제조업자인 B는 1993년 꼬리나 다리부분 없이 큰 눈과 입을 가진 넓적한 동물의 머리모양의 동물완구 형상의 모양 및 색채의 결합을 범위로 하여 디자인등록 출원을 하여 등록 결정은 받았으나 등록료를 납부하지 않아 출원 포기가 되었다. 하지만 B는 이와 관계없이 1993년 11월경부터 1995년 1월경까지 디자인 출원을 하였던 가필드 도형상표와 유사한 모양의 완구(이하 ‘이 사건 완구’라 함)에 가필드 문자상표와 유사한 상표를 부착하여 전국 각지의 완구점에 판매를 하였다.

이에 대하여 A사는 B를 상대로 상표권침해죄로 형사 고소를 하였다. B는 처벌을 받게 될 것인가?(본 사례는 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결을 기초로 하였습니다)

[해설]

1. B가 이 사건 완구 제품에 ‘GARFIELD’라는 문자를 부착한 행위에 대하여

B가 판매하는 이 사건 완구에 “GARFIELD”라는 문자를 사용한 상표를 부착한 것이 A사의 이 사건 도형상표 또는 문자상표를 침해한 것이 되는지 문제가 되었다. 하지만, 우선 A의 ‘GARFIELD’ 문자상표가 말소된 시기 동안에 B가 ‘GARFIELD’라는 문자를 사용한 것이므로, A의 말소 전 문자상표나, B의 행위 이후에 등록된 A의 문자상표를 가지고 B의 가필드 문자 사용행위를 상표법 위반으로 처벌할 수는 없다.

그리고 B가 ‘GARFIELD’라는 문자를 이 사건 완구에 사용함으로써 이 사건 도형상표의 상표권을 침해하였다고 하려면, 이 사건 등록상표가 ‘GARFIELD’라는 문자와 도형이 결합된 결합상표이거나 또는 그 호칭을 일반적으로 ‘GARFIELD’라 하고 있어 이 사건 등록상표를 보면 ‘GARFIELD’를 연상케 할 정도임이 전제되어야 할 것인데, 이 사건 도형상표는 문자와의 결합상표로 등록이 되지 않았고, 이 사건 등록상표를 보고 일반소비자들이 ‘GARFIELD’라는 호칭을 연상한다는 점에 대하여 증거자료가 제시, 입증되지 않아 침해가 인정되지 않았다.

2. B가 완구 제품의 모양을 이 사건 도형상표와 유사하게 디자인한 것이 상표권 침해인지 여부

이 사건 1심에서는 이 사건 완구 제품을 증거로 하여 상표권침해를 인정하였으나, 2심은 상표의 유사 여부는 그 외관, 칭호, 관념의 3가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래의 통념상 상품출처에 관하여 일반소비자나 거래자로 하여금 오인, 혼동을 가져올 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는데, 이 사건 도형상표는 고양이 캐릭터의 전신 도형임에 반하여 이 사건 완구의 모양은 다리와 꼬리가 없는 디자인 모양이므로, 전체적인 외관이나 관념의 면에서 일반 소비자나 거래자로 하여금 이 사건 완구가 이 사건 등록상표와 같은 출처라고 오인, 혼동할 정도 유사하다고 보기 어렵다고 판단하였다.

 또한 대법원은 “타인의 등록상표와 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다”라고 판단하여 B에 대하여 무죄를 선고하였다.

3. 검토 의견

이 사건의 2심은 이 사건 도형상표와 이 사건 완구 자체를 비교하여 양자가 유사한지 여부에 초점을 맞추어 이 사건 완구가 이 사건 도형상표와 유사하지 않다고 판단한 반면, 대법원은 좀 더 상표의 본질적 기능에 초점을 맞추어 상표의 본질적 기능인 “출처표시”의 목적이 아닌 도형상표의 모양의 일부를 이 사건 완구의 디자인으로만 유사하게 사용한 경우는 출처표시를 본질적 기능으로 하는 상표로서의 사용이라고 할 수 없어 상표법으로는 처벌할 수 없다는 점을 분명히 하였다는 점에서 의의가 있다.

캐릭터의 경우에는 그 명칭뿐만 아니라 도형 그 자체도 상표로 출원할 수는 있으나, 도형상표의 침해로 인정되기 위해서는 도형의 유사성뿐만 아니라 침해자의 캐릭터 도형상표의 사용이 상품의 출처를 혼동시킬 목적으로 하였거나 출처가 혼동되는 방식으로 사용을 하여야 한다는 점을 지적한 판례라고 할 것이다.

A회사가 가필드 캐릭터 전체 모양의 도형상표 뿐만 아니라, 가필드의 가장 주요한 모양의 특징인 큰 눈과 입을 가진 넓적한 얼굴 모양을 주요 요소로 하는 시각적이고 심미적인 형태를 디자인권으로 등록하였다면 B의 이 사건 완구를 디자인권 침해로도 문제를 삼을 수 있었을 것으로 보인다.

그리고 만약, 가필드 캐릭터가 이 사건 발생 당시에 국내에 널리 알려져 있고, 가필드 캐릭터에 대한 상품화 사업이 이루어지고 이에 대한 지속적인 선전, 광고, 품질관리 등으로 가필드 캐릭터가 이를 상품화할 수 있는 권리를 가진 자의 상품표지이거나 상품화권자와 그로부터 상품화 계약에 따라 캐릭터사용허락을 받은 사용권자 및 재사용권자 등 그 캐릭터에 관한 상품화 사업을 영위하는 집단의 상품표지로서 수요자들에게 널리 인식되었다면, 상표법 뿐만 아니라 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위로 처벌할 수도 있었을 것으로 보이나, 이 사건의 경우 1993~1995년 당사의 가필드 캐릭터 국내 상품 시장에 대한 증거자료 등이 현출이 되지 않아 처음부터 논점이 되지는 않았다는 점은 아쉬운 측면이다. _끝 법무법인(유)한별 권단 변호사 작성.