[캐릭터 계약 변호사]캐릭터 라이선스 계약체결시 유의점

3. 어떠한 성질의 ‘license’인지 명확히 정하여야 한다. 

‘라이선스’라 함은 간단히 말하면 권리에 대한 이용 허락을 의미한다. 하지만 이용 허락의 종류와 범위는 아주 다양하다.

가. 독점적 라이선스의 문제

대표적으로 독점적 라이선스(exclusive)인지 비독점적 라이선스인지(non-exclusive)가 가장 문제된다. 통상 독점적 라이선스를 부여할 경우에는 라이선서들이 직접 실시하거나 다른 라이선시들과의 추가 계약을 통하여 로열티를 추가로 얻을 기회를 상실하게 되는 기회비용의 문제와 라이선시의 제조, 마케팅 능력이나 사정으로 생산을 못하거나 매출이 일어나지 못할 문제를 대비하여 로열티에 관하여 미니멈 개런티를 요구하는 경우가 많다. 하지만 독점적 라이선스라고 명기하지 않더라도 상거래 신의칙상 동일 제품에 대하여 같은 유통 채널이나 지역에서 이중으로 라이선스를 주면 시장 혼란이 생기므로 라이선시들이 사실상 독점 효과를 누리는 경우가 많다. 하지만 라이선시 입장에서는 권리보호를 위해서 라이선서가 독점적 라이선스를 부여하지 않겠다고 하더라도 계약서에 최소한 ‘동일 제품에 대하여 동일 계약지역 내에 이중으로 라이선스를 부여하지 않는다’는 정도의 조항을 삽입해 줄 것을 요구하는 것이 좋을 것이다.

영문 계약일 경우 ‘exclusive license’계약과 ‘sole license’계약과의 차이점도 명확히 알아야 한다. ‘exclusive’는 라이선서 자신도 실시를 할 수 없는 라이선스이고 제3침해자를 상대로 라이선시가 직접 소송의 주체가 될 수 있는 라이선스를 의미하고, ‘sole’은 라이선시에게 독점적 라이선스를 허락하되 권리자인 라이선서 자신도 실시할 수 있는 권한이 있는 라이선스를 의미하며, ‘sole’ 라이선시의 경우에는 라이선시가 여러 가지 사정에 따라 소송의 주체가 될 수 있는 경우도 있고 인정되지 않는 경우도 있다.

한국에서의 ‘독점적 라이선스’라는 표현은 ‘exclusive’의 의미로 해석될 수도 있고 ‘sole’의 의미로도 해석될 수 있다. 따라서 한글 계약서 상에 ‘독점적’의 의미가 불명하지 않도록 라이선서 자신이 직접 실시할 수 있는지 없는지를 반드시 명확히 표기해주어야 할 것이다.

또한 한국 저작권법은 특허법의 전용실시권이나 상표법의 전용사용권처럼 라이선시가 직접 제3자를 상대로 침해금지 등 소송을 제기할 수 있는 권리를 허락하는 제도를 두고 있지 않으므로 저작권 라이선시는 저작재산권을 양도받은 경우에만 직접 제3자를 상대로 침해금지 소송을 할 수 있고 단순히 독점적 라이선시라는 이유로 제3자를 상대로 직접 침해금지 소송은 할 수 없는 것이 원칙이다. 다만, 저작권리자인 라이선서가 스스로 침해금지청구권을 행사하지 아니하는 때에는 독점적 라이선시는 자신의 권리를 보전하기 위하여 필요한 범위 내에서 저작권리자인 라이선서를 대위하여 저작권법상의 침해금지청구권을 행사할 수는 있다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다11626 판결 참조).

나. 서브라이선스의 문제

캐릭터 상품 라이선스의 경우 캐릭터를 상품이나 상품의 포장에 복제하여 상품을 배포하게 되므로, 저작재산권 중 복제권 및 배포권이 문제되며, 캐릭터를 상품에 맞게 변형할 경우에는 2차적저작물작성권도 문제된다. 그런데 캐릭터 라이선스 계약에서 라이선시가 허락받는 권리의 대상인 복제권, 배포권, 2차적저작물작성권에 대하여 라이선서가 라이선시에게 해당 각 저작재산권을 양도한 것인지 아니면 단순이용허락을 한 것인지가 문제되고, 이에 따라 라이선시가 이를 제3자에게 양도하거나 서브라이선스를 부여할 수 있는지가 불명확한 경우가 있다.

따라서 계약서 상에 해당 라이선스가 양도가능한(transferrable) 것인지, 또는 서브라이선스(sublicensable)가 가능한 것인지를 명확히 표기하여야 한다. 특별한 사정이 없는 한 라이선서가 저작재산권 자체를 라이선시에게 양도할 이유는 없다는 점에서 일반적인 캐릭터 라이선스계약은 다른 약정이 없으면 통상 해당 캐릭터의 일부 저작재산권의 이용 허락 계약으로 해석이 되어야 할 것이다. 하지만 다툼을 방지하기 위하여 계약서 상에 어떠어떠한 저작재산권에 대하여 ‘이용 허락’을 하는 것이라는 것을 명기하는 것이 좋다.

더불어 저작재산권의 이용 허락을 받은 라이선시가 해당 이용권한을 또 다시 제3자에게 양도하거나 재 이용허락할 수 있는지는 별개의 문제이므로 이 역시 명확히 규정하는 것이 좋다. 통상 계약서 상에 ‘양도금지’라는 제목하여 ‘라이선시는 본 계약상의 권리 의무의 전부 또는 일부를 라이선서의 사전 서면 승낙없이 제3자에게 양도, 위임, 위탁, 질권설정 기타 담보제공 등 일체의 처분행위를 할 수 없다’라고 많이 규정하고 있지만 이 규정과 동시에 라이선스의 성질에 관하여 규정하면서 ‘양도불가능한’ 또는 ‘재이용허락이 불가능한’ ‘라이선스’라고 명확히 표기하는 것이 좋다.

만약 라이선시가 제조업체가 아니라 유통업체라면 필연적으로 캐릭터 상품화를 위해서는 라이선시가 다시 제조업체에게 캐릭터를 이용한 제품의 생산을 도급하는 계약을 체결하여야 하는데 이 경우 라이선서가 다시 제조업체 및 라이선시와 3자간 계약을 하는 것은 번거로우므로 이러한 경우의 라이선스 계약에서는 ‘라이선서의 사전 서면 승낙이 없는 한’ 이라는 전제를 달아서 라이선시의 캐릭터의 재이용허락을 통제하여야 할 것이다.

다. 취소 또는 해지 불가능한 라이선스의 경우

외국 기업과의 라이선스 계약에서는 간혹 ‘irrevocable’ 라이선스를 요구하는 경우가 있는데 이는 ‘라이선스의 취소나 해지가 허락되지 않으며 계약 위반이 발생되는 경우 손해배상으로 해결하는 계약’을 의미한다. 영구적 라이선스 계약이나 라이선시가 협상력이 강하고, 계약 위반 등으로 해지 등 분쟁 발생시 라이선시의 피해가 아주 클 경우 이를 방지하기 위한 경우에 요구된다. 이 경우 라이선서 입장에서는 라이선시가 계약을 위반하더라고 계약해지가 안 되므로 라이선시에게 처음부터 상당액의 로열티를 일시불로 받거나 그것이 어려울 경우 매년 일정 금액 이상의 로열티를 의무적으로 부과하거나, 계약 위반에 해당하는 경우를 구체적으로 명시하고, 각 계약 위반의 경우의 위약벌이나 위약금 등을 제대로 규정하여야 피해가 없을 것이다.

4. 디자인 수정, 변경 허용 및 2차적 저작물 작성 허락시의 문제에 유의해야 한다. 

캐릭터 라이선스를 하면서 라이선시의 제품에 따라 캐릭터 매뉴얼이나 ARTWORK의 변경이 필요한 경우가 있다. 하지만 어떠한 경우에도 기본 캐릭터의 기초 색상, 크기, 비율 등은 변형이 되어서는 안 된다. 그렇게 되면 캐릭터의 동일성에 혼동이 생겨 오히려 향후 라이선스에 지장이 있을 수 있다. 다만, 제품 특성상 매뉴얼 등에 있는 샘플 디자인의 변형은 있을 수 있다.

이와 관련하여 라이선시가 캐릭터 매뉴얼 등에 관한 AI 파일을 요구하는 경우가 있다. AI 파일을 제공하면 캐릭터의 변형, 수정이 가능하므로 신중해야 한다. 별도 비용을 받고 해당 제품 디자인에 한하여 변형을 하여 제공하거나 어쩔 수 없이 AI 파일을 제공하더라도 변형 여부, 범위, 사용 여부 등에 관하여 엄격하게 제한을 하여야 할 것이다.

또한 변형, 수정된 캐릭터 매뉴얼은 경우에 따라서 2차적저작물이 될 수 있으므로 계약서에 라이선시 제품의 기능, 형태로 인하여 라이선서가 제공한 캐릭터 매뉴얼 등의 변형, 수정으로 인한 결과물에 대한 일체의 지식재산권은 라이선서의 소유로 한다는 조항이 필요하다.

단순 상품 라이선스가 아닌 캐릭터를 활용한 콘텐츠 즉, 영화, 만화, 게임 등의 2차적저작물 작성 형태의 라이선스 계약에서는 더욱 복잡한 문제가 발생한다.

이러한 2차적 저작물인 콘텐츠들은 원 캐릭터와 별개의 새로운 저작물이 되므로 저작권법에 따라 원칙적으로 창작자인 라이선시가 저작권자가 된다. 따라서 라이선스 계약이 종료되고 나서도 해당 콘텐츠에 대한 저작권은 라이선시가 가지므로 라이선시는 해당 콘텐츠에 기한 새로운 2차적저작물 작성이나 여러 가지 파생 라이선스 사업을 하고자 할 수 있어 원캐릭터 저작권자인 라이선서와 여러 가지 복잡한 권리 충돌이 발생할 수 있다.

따라서 콘텐츠 제작을 위한 캐릭터 라이선스 계약 체결시에 이러한 경우를 상정하여 자세하게 양자의 권리 관계를 배분해야 한다. 물론 당사자 사이의 약정에 따라 다양한 형태의 권리 배분이 있을 수 있으나 통상 다음 4가지 형태의 약정이 가능하고 구체적인 사안에 따라 더 다양한 형태의 약정이 가능하다.

① 2차적저작물에 대한 저작재산권도 라이선서에게 양도되고, 라이선시는 일정 조건 하에 비독점적 라이선스만 보유하는 형태 – 라이선서가 콘텐츠 제작비의 상당부분을 부담하는 경우에 많이 사용된다.

② 2차적저작물에 대한 저작재산권을 라이선서와 라이선시가 공동 소유하는 경우 – 라이선시가 대부분의 콘텐츠 제작비를 부담하는 경우 많이 채택된다. 하지만 이 경우는 기존 상품화권 라이선스와의 충돌 및 콘텐츠에서 파생하는 사업권의 귀속 등 여러 가지 복잡한 문제가 생긴다.

③ 2차적저작물에 대한 저작재산권은 라이선시에게 귀속되나, 계약기간 종료시점 또는 라이선시가 제3자에게 처분할 때 라이선서가 우선적 매입권을 보유하는 경우 – 라이선시가 대부분 제작비를 부담하되 계약기간이 상당히 장기간이거나 제3자 매각으로 인한 권리관계 복잡화를 방지하고자 하기 위한 경우

④2차적저작물에 대한 저작재산권은 라이선시에게 귀속되고, 라이선서에게 비독점 라이선스를 허용하는 경우 – 제작비 대부분을 라이선시가 부담하지만 라이선서에게도 해당 2차적저작물을 활용한 새로운 콘텐츠 개발이나 2차적저작물의 파생사업권 등을 허용하고자 할 경우

일관된 라이선스 사업을 위해서는 아무래도 2차적저작물에 대한 저작재산권도 원 캐릭터 권리자인 라이선서에게 귀속되도록 하고 라이선시에게는 투자금액, 기여도 등에 따라 다양한 수익을 올릴 수 있도록 계약조건과 범위를 정하는 것이 해당 캐릭터 자체의 생명력이나 복잡한 권리관계로 인한 분쟁방지를 위해서도 좋을 것으로 생각된다. 끝. 2015. 5. 15. 법무법인(유)한별 지적재산권 전문 권단 변호사 작성.