캐릭터 라이선싱 비즈니스와 법률

글/ 권단 변호사
한국콘텐츠진흥원 2014캐릭터백서 기고
2015. 3. 25.

법무법인(유)한별 지적재산권 전문 권단변호사가 한국콘텐츠진흥원이 2015. 3. 25. 발간한 “2014 캐릭터산업백서”에 기고한 “캐릭터 라이선싱 비즈니스와 법률”이라는 제목의 글입니다.

목차

014 캐릭터 산업백서 중 제5부 캐릭터 비즈니스와 법률 중

제1장 캐릭터 라이선싱 비즈니스와 법률

제1절 캐릭터 관련 주요 판례

제2절 캐릭터 라이선싱 비즈니스와 계약 실무

 캐릭터 라이선싱 비즈니스와 법률

제1절 캐릭터 관련 주요 판례

(1) 소위 ‘실황야구’, ‘신야구’ 사건 – 대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결

[출처 : wiclaw.com, 저작권자 : 네오플, 코나미]

(가) 사안의 개요

원고가 일본에서 1994년 출시한 야구를 소재로 한 게임물인 ‘실황야구’의 캐릭터 중 일부를 피고가 2005년 국내에서 출시한 야구를 소재로 한 한국 게임물인 ‘신야구’ 캐릭터 중 일부로 원고 허락 없이 실질적으로 동일하게 복제하였다는 이유로 원고가 피고를 상대로 저작권침해금지 청구를 한 사안.

(나) 쟁점

① 게임물 속의 캐릭터가 원저작물인 게임물과 별개로 저작권법에 의하여 보호되는 저작물이 될 수 있는지 여부

② 게임물에 등장하는 캐릭터에 관하여 상품화가 이루어졌는지 여부가 해당 캐릭터의 저작권법에 의한 보호여부를 판단함에 있어서 고려할 사항인지 여부

③ 어떤 저작물이 기존 저작물의 복제권 또는 2차적저작물작성권을 침해하였는지 여부의 판단 기준

(다) 법원의 판단

① 저작권법에 의하여 보호되는 저작물이기 위하여는 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물이어야 할 것인바, 만화, 텔레비전, 영화, 신문, 잡지 등 대중이 접하는 매체를 통하여 등장하는 인물, 동물 등의 형상과 명칭을 뜻하는 캐릭터의 경우 그 인물, 동물 등의 생김새, 동작 등의 시각적 표현에 작성자의 창조적 개성이 드러나 있으면 원저작물과 별개로 저작권법에 의하여 보호되는 저작물이 될 수 있다.

② 게임물에 등장하는 캐릭터에 창작성이 인정되므로 원저작물인 게임물과 별개로 저작권법의 보호대상이 될 수 있고,그 캐릭터에 관하여 상품화가 이루어졌는지 여부는 저작권법에 의한 보호 여부를 판단함에 있어서 고려할 사항이 아니다.

③ 다른 사람의 저작물을 무단히 복제하게 되면 복제권의 침해가 되고 이 경우 저작물을 원형 그대로 복제하지 아니하고 다소의 수정ㆍ증감이나 변경이 가하여진 것이라고 하더라도 새로운 창작성을 더하지 아니한 정도이면 복제로 보아야 한다. 한편, 저작권법 제5조 제1항 소정의 2차적저작물로 보호받기 위하여는 원저작물을 기초로 하되 원저작물과 실질적 유사성을 유지하고 이것에 사회통념상 새로운 저작물이 될 수 있을 정도의 수정ㆍ증감을 가하여 새로운 창작성을 부가하여야 하는 것이므로, 어떤 저작물이 기존의 저작물을 다소 이용하였더라도 기존의 저작물과 실질적인 유사성이 없는 별개의 독립적인 신 저작물이 되었다면, 이는 창작으로서 기존의 저작물의 저작권을 침해한 것이 되지 아니한다. 그리고 저작권법이 보호하는 것은 인간의 사상 또는 감정을 말ㆍ문자ㆍ음ㆍ색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현하는 창작적인 표현 형식이므로, 복제권 또는 2차적저작물작성권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서는 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 한다.

(라) 판결의 의의

① 미국은 Walt Disney Productions v. Air Pirates 사건에서 원저작물인 만화영화의 주인공 미키마우스, 미니마우스, 도널드 덕, 구피 등 캐릭터의 독자적 저작권이 인정되는지 여부에 관하여 만화의 주인공과 같은 시각적 캐릭터는 ’시각적 이미지’가 덧붙여짐으로써 어문적 캐릭터와 달리 저작물과 분리하여 독자적인 저작권 보호를 해야 한다고 판단한 예가 있고, 반면 일본 최고재판소는 뽀빠이 사건에서 ‘만화와 같이 각 회가 완결되는 형식의 저작물에 있어서는 당해 등장인물이 묘사된 각 회의 만화 각각이 저작물에 해당하고 구체적인 만화를 떠나서 그 등장인물을 추상화한 캐릭터를 저작권자의 저작물이라고 할 수 없다’라고 하여 독자적 저작물성을 부인하였다. 우리 대법원은 원저작물 내의 캐릭터라고 하여도 원저작물과 별개로 그 ‘시각적’ 표현에 창작성이 인정된다면 독자적인 저작물로 보호할 수 있다고 판단한 것에 의의가 있다. 단, 위 판결이 시각적 표현으로 이루어진 만화나 만화영화의 캐릭터가 아닌 소설 내의 어문적 캐릭터나 영화나 드라마 내의 캐릭터의 경우에도 별도의 독자적 저작물성을 인정한 판례는 아님을 유의해야 한다.

② 원저작물 내의 캐릭터가 원저작물과 별개로 상품화가 이루어졌는지 여부는 저작권법에 의한 보호 여부를 판단함에 있어서 고려할 사항이 아니라는 대법원 판결은 상품화 여부 등은 저작권법에 의한 보호가 아니라 부정경쟁방지법에 의한 보호 여부를 판단할 때 고려할 사항이라는 점에서 타당하다.

③ 복제권 및 2차적저작물작성권 침해 판단 대상이 되는 두 캐릭터를 비교함에 있어서는 유사 캐릭터들을 표현하는 데에 흔히 사용되는 표현이나 해당 게임물의 특성상 필연적으로 유사하게 표현될 수밖에 없는 표현 등은 제외하고 저작자의 창조적 개성이 잘 드러난 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 실질적으로 유사한지 대비해야 한다는 점을 밝힌 것과 기존의 저작물을 다소 이용하였더라도 기존 저작물과 실질적 유사성이 없는 새로운 창작성을 더한 표현일 경우에는 저작권침해가 아니라는 점을 밝힌 점에 의의가 있다.

(2) ‘헬로키티 대장금’ 사건 – 대법원 2012. 3. 29. 사건 2010다20044 판결

헬로키티 캐릭터 대장금 사건
출처 : 한국경제, 저작권자 : 산리오

[출처 : 한국경제, 저작권자 : 산리오]

(가) 사안의 개요

헬로키티 캐릭터 국내 독점 상품화권을 가지고 있는 A 회사가 자신이 운영하는 홈페이지에 헬로키티 캐릭터가 부착 또는 표시된 상품의 이미지 바로 아래에 있는 상품 이름 앞에 ‘대장금’, ‘장금’, ‘주몽’이라는 표장을 표시하고, 방송사가 방영한 ‘겨울연가’, ‘황진이’, ‘대장금’, 주몽‘ 등 제호 하에 위 드라마가 연상되는 의상, 소품, 모습, 배경 등으로 꾸민 헬로키티 제품을 제조, 판매한 것에 대하여 방송사 등이 A회사를 상대로 상표권, 저작권, 부정경쟁방지법위반, 민법상 불법행위로 인한 손해배상청구 소송을 제기한 사안.

(나) 쟁점

① A 회사가 ‘대장금’, ‘장금’, ‘주몽’ 등이라는 표장을 위와 같이 사용한 행위가 ‘상표의 사용’으로서 상표권 침해행위로 볼 수 있는지 여부

② 위 각 드라마에 등장하는 인물들의 이름, 복장, 소품만으로 이 사건 드라마와 별개로 저작권법에 의하여 보호받을 수 있는 캐릭터 저작물이 될 수 있는지 여부(원심인 서울고등법원 2010. 1. 14. 선고 2009나4116 판결 쟁점)

③ 캐릭터가 상품화되어 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라고 합니다) 제2조 제1호 (가)목에 규정된 ‘국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지’가 되기 위한 요건

④ A회사가 행위가 방송사 등의 해당 드라마에 관한 상품화 사업을 통한 영업상 이익을 침해한 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당하는지 여부

(다) 법원의 판단

① 타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 한다. 이 사안에서, 위 표장의 사용 태양, 각 등록상표와 “hello kitty” 표장의 주지저명의 정도, A 회사의 의도와 위 표장의 사용 경위 등을 종합하면 전체적으로 A 회사가 홈페이지에서 광고·판매한 위 상품들의 출처가 A 회사에 독점권을 부여한 회사 또는 동일 상품화 사업을 영위하는 집단인 것으로 명확히 인식되고, “대장금” 등 표장은 상품에 부착 또는 표시된 “hello kitty” 캐릭터가 방송사가 제작·방영한 드라마의 캐릭터로 알려진 ‘대장금’, ‘주몽’을 형상화한 것임을 안내·설명하기 위한 것일 뿐 상품의 식별표지로서 사용되었다고는 볼 수 없으므로, “대장금” 등 표장이 상표로서 사용되었다고 볼 수 없다.

② 영화나 드라마의 캐릭터는 자신만의 독특한 외양을 가진 배우의 실연에 의하여 표현되며, 등장인물의 용모, 행동거지, 명칭, 성격, 목소리, 말투, 상황이나 대사 등을 모두 합한 총체적인 아이덴티티(identity)를 말하는 것이어서, 시각적 요소가 모두 창작에 의하여 만들어지는 만화나 만화영화의 캐릭터보다는 소설, 희곡 등 어문저작물의 캐릭터에 가깝다고 할 것이다.

따라서, 드라마의 등장인물로부터 위와 같은 속성을 배제한 채 그 명칭이나 복장, 사용하는 소품만을 따로 떼어 낸 캐릭터가 원래의 저작물로부터 독립하여 별도로 저작권에 의하여 보호된다고는 보기 어렵다(원심인 서울고등법원 2010. 1. 14. 선고 2009나4116 판결 내용).

③ 캐릭터가 상품화되어 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에 규정된 ‘국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지’가 되기 위해서는 캐릭터 자체가 국내에 널리 알려진 것만으로는 부족하고, 캐릭터에 대한 상품화 사업이 이루어지고 이에 대한 지속적인 선전, 광고 및 품질관리 등으로 캐릭터가 이를 상품화할 수 있는 권리를 가진 자의 상품표지이거나 상품화권자와 그로부터 상품화 계약에 따라 캐릭터사용허락을 받은 사용권자 및 재사용권자 등 캐릭터에 관한 상품화 사업을 영위하는 집단(group)의 상품표지로서 수요자들에게 널리 인식되어 있을 것을 요하는데 이 사건에는 이를 인정할 증거가 부족하다.

④ 경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다. A 회사가 자신이 운영하는 홈페이지에서 각 방송사가 방영한 “겨울연가”, “황진이”, “대장금”, “주몽” 등 제호 하에 위 드라마가 연상되는 의상, 소품, 모습, 배경 등으로 꾸민 “hello kitty” 제품을 제조·판매한 사안에서, 제반 사정에 비추어 A 회사가 드라마를 이용한 상품화 사업 분야에서 경쟁자 관계에 있는 방송사 등의 상당한 노력과 투자에 편승하여 각 드라마의 명성과 고객흡인력을 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용하여 법률상 보호할 가치가 있는 방송사 등의 해당 드라마에 관한 상품화 사업을 통한 영업상 이익을 침해하였다고 보아, A 회사의 제조·판매 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다.

(라)판결의 의의

① 타인의 등록 상표를 상품 출처 식별 표지로 사용하는 것이 아니라, 상품이 각 드라마에 나온 캐릭터의 소품, 의상 등을 활용하였다는 것을 알리기 위한 정보 제공의 목적이라면 ‘상표로서의 사용’이 아니라는 취지이다.

② ‘실황야구, 신야구’ 사건에서는 원저작물과 별개로 등장 캐릭터의 독자적 저작물성을 인정하였지만, 이 사건에서는 원저작물인 드라마 내의 등장 캐릭터의 독자적 저작물성을 인정하지 않았다. 이는 게임물이나 만화, 만화영화 등은 시각적 표현으로만 이루어지는 반면, 영화나 드라마의 주인공 캐릭터는 실연 배우 자체의 이미지가 제일 큰 부분을 차지하고, 기타 이름, 성격, 외모, 패션 등 아이덴티티를 나타내는 일체의 요소의 종합이 캐릭터라고 할 수 있으므로 그 성질상 소설 등의 어문적 캐릭터와 유사하다고 할 것이라는 점과 어문적 캐릭터의 경우 이름을 포함한 일부 요소들만의 표현으로는 독자적 저작물성을 인정할 수 없다는 점을 밝힌 데에 의의가 있다.

③ 위 판결은 캐릭터 자체가 국내에 널리 알려진 것과 그 캐릭터가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 ‘상품 표지’인 것과는 다르다는 점과, 캐릭터 가 상품 표지로서 주지성을 취득하기 위해서는 캐릭터 상품화 사업을 위하여 지속적인 선전, 광고 및 품질관리 등을 통하여 해당 캐릭터가 캐릭터에 관한 상품화 사업을 영위하는 집단의 상품표지로서 수요자들에게 널리 인식될 정도가 되어야 한다는 점을 명확히 한 점에 의의가 있다.

대법원은 이 사건 이전에도 ‘톰과 제리’ 캐릭터 사건(대법원 1996. 9. 6. 선고 96도139 판결), ‘탑 블레이드’ 캐릭터 사건(대법원 2005. 4. 29. 사건 2005도70 판결), ‘햄토리’ 캐릭터 사건(대법원 2006. 12. 22. 선고 2005도4002 판결) 등에서 해당 캐릭터 자체가 국내에 널리 알려져 있는 것만으로는 부족하고 그 캐릭터에 대한 상품화 사업이 이루어지고 이에 대한 지속적인 선전, 광고 및 품빌관리 등으로 그 캐릭터가 이를 상품화할 수 있는 권리를 가진 자의 상품표지이거나 상품화사업을 영위하는 집단의 상품표지로서 수요자들에게 널리 인식되었다고 단정하기 어렵다는 이유로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 ‘국내에 널리 알려진 상품 표지’로 인정하지 않았다.

④ 위 판결은 보호의 필요성은 있으나 상표법, 저작권법, 기존 부정경쟁방지법 상 요건을 충족하지 못하여 보호를 할 수 없는 경우 민법의 일반 불법행위의 유형을 확대 적용하여 보호를 하였다는 점에 의의가 있다. 이 판결 이후 실제로 부정경쟁방지법이 개정되어 부정경쟁행위의 유형에 ‘차’ 목이 신설되어 위 판결에서 불법행위로 판단한 것을 입법화하게 되었다.

◎ 부정경쟁방지법 제2조 제1호 ‘차’ 목 : 그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위

(3) ‘방귀대장 뿡뿡이 캐릭터 디자인 젓가락 권리범위확인’ 사건 – 대법원 2010. 7. 22. 선고 2010 후913 판결

(가) 방귀대장 뿡뿡이 캐릭터 젓가락 디자인권 등록 무효 사건

방귀대장 뿡뿡이 캐릭터를 어린이용 젓가락의 캡 부분에 디자인한 아래 디자인(이하 “뿡뿡이 젓가락 디자인”이라 한다)은 2006. 4. 27.출원되어 2006. 7. 13. 등록되었다.

그런데, A 회사는 이미 아래와 같은 캡 부분이 콩나물 모양인 디자인(이하 “콩나물 젓가락 디자인”이라 한다)을 2002. 1. 14. 출원하여 2002. 12. 24. 등록한 상태이었다.

A 회사는 어린이용 젓가락을 이미 판매하고 있는 상태이었는데, 뿡뿡이 젓가락이 경쟁 제품이 되자, 2006년 뿡뿡이 젓가락 디자인에 대하여 특허심판원에 뿡뿡이 젓가락 디자인은 콩나물 젓가락 디자인과 극히 유사하고, 2005년경에 이미 젓가락 캡 부분에 캐릭터를 디자인한 젓가락(아래 모양)이 시판 중이었으며, 뿡뿡이 캐릭터는 방송으로 이미 공지, 공용된 것으로 단순하게 상업적, 기능적 변형을 하였을 뿐 신규성, 창작성이 결여되어 당해 디자인이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자 극히 용이하게 창작할 수 있다는 이유로 등록무효심판을 청구하였으나 특허심판원은 뿡뿡이 젓가락 디자인은 신규성, 창작성이 있고, 비교대상디자인들과 상이하다는 이유로 A의 청구를 기각하였다.

이에 대하여 A는 특허법원에 심결취소 청구를 하였고, 특허법원은 뿡뿡이 젓가락 디자인의 캡의 형상과 모양이 방송용 뿡뿡이 캐릭터의 얼굴을 약간 변형시킨 것이고 젓가락 몸체를 잡고 있는 형상은 위 토끼 모양의 젓가락 디자인과 약간 차이가 있기는 하나, 이는 통상의 기술자가 필요에 따라 용이하게 선택할 수 있는 정도의 차이에 불과하고 심미감에 있어서 별로 차이가 없다는 이유로 특허심판원 심결을 취소하고 뿡뿡이 젓가락 디자인에 대하여 무효로 판단하였다(특허법원 2008. 1. 9. 선고 2007허8528 판결 참조). 이에 대하여 뿡뿡이 젓가락 디자인권자는 상고하였으나 기각되었고 이에 따라 2008. 11. 19. 최종 무효가 되었다.

(나) 방귀대장 뿡뿡이 캐릭터 디자인 젓가락 권리범위확인 사건

A 회사는 뿡뿡이 젓가락 디자인권이 무효가 될 것이 확실해지자, 뿡뿡이 디자인 젓가락 제조, 판매자를 상대로 특허심판원에 뿡뿡이 디자인 젓가락이 위 콩나물 젓가락 디자인권의 권리범위에 속한다는 확인을 해달라는 적극적 권리범위확인심판을 제기하였다.

하지만, 특허심판원은 젓가락 디자인 중 손가락 삽입부는 심미감에 큰 영향을 미치지 않고 이미 다른 비교디자인에 의하여 콩나물 젓가락 디자인 출원 전에 공지된 부분이라는 점을 이유로 디자인 유사 판단시 그 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 일반수요자의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분인 캡 부분의 차이점이 양 디자인을 보는 사람으로 하여금 다른 심미감을 느끼게 할 것이므로 양 디자인은 유사하지 않다고 판단하여 A 회사의 청구를 기각하였다.

A 회사는 다시 특허법원에 심결취소 청구를 하였는데 특허법원(2010. 2. 12. 특허법원 2009허6670 판결 참조)은 손가락 삽입부는 형상의 차이, 배치 방향과 평면상 각도의 차이 등이 디자인 심미감에 중요한 영향을 줄 정도로 차이가 있다고 보아 콩나물 젓가락 디자인의 손가락 삽입부가 공지 디자인라는 특허심판원의 심결 내용을 배척하고, 유사 여부 판단시에도 손가락 삽입부의 디자인은 다른 형태로 대체가 가능한 부분이므로 기능적, 필수적 형태가 아니므로 중요도를 높게 판단하여 손가락 삽입부 디자인을 유사하게 판단하였으며, 콩나물 젓가락 디자인의 캡 부분이 미키마우스 캐릭터 귀 부분을 연상시키고, 등록디자인 설명란에 콩나물 부분에 만화 캐릭터 부분을 부착한다는 것이 기재되어 있고, 뿡뿡이 캐릭터 역시 공지된 캐릭터라는 점에 비추어, 캡 부분에 다양한 캐릭터를 부착하여 변형하는 변형은 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 적용할 수 있는 상업적, 기능적 변형에 불과하여 전체적 심미감에 차이를 줄 정도에 해당된다고 볼 수 없다는 이유로 특허심판원 심결을 취소하고, 뿡뿡이 디자인 젓가락이 콩나물 젓가락 디자인권의 권리범위에 포함된다고 판단하였다.

이에 대하여 뿡뿡이 디자인 젓가락 판매자는 대법원에 상고를 하였는데, 대법원은 다시 특허법원의 판결을 취소하여 뿡뿡이 디자인 젓가락 제품은 콩나물 젓가락 디자인권의 권리범위에 속하지 않는다고 판결하였다.

대법원은 “디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 심미감에 차이가 생기게 하는지의 여부의 관점에서 그 유사 여부를 판단하여야 한다”라는 기준을 제시한 후, 이 사건에 관하여서는 “명칭이 “젓가락”인 등록디자인 “        ”과 확인대상디자인 “ ”의 캡 부분은 젓가락에서 흔히 있는 형상이 아니고 수요자에게도 잘 보이는 부분이어서 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분으로 양 디자인의 요부 중 하나에 해당한다 할 것인데, 캡 부분의 형상이 위 등록디자인은 ‘ ’과 같이 콩나물 머리모양의 캡이 대칭을 이루고 그 사이에 원형의 연결부재가 설치된 형상인 반면, 확인대상디자인은 ‘  ’과 같이 ‘방귀대장 뿡뿡이’ 캐릭터의 얼굴과 그 아래에 손으로 젓가락 몸체를 감아쥔 형상인 점에서 현저한 차이 등이 있고, 이러한 형상의 차이는 전체적인 심미감에 큰 차이를 가져올 정도이므로, 위 확인대상디자인은 등록디자인과 동일·유사하지 아니하여 위 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니하다“라고 판단하였다(대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후913 판결 참조).

(다) 판결의 의의

결론적으로 뿡뿡이 캐릭터 디자인권은 젓가락 캡 모양을 캐릭터 모양으로 변형하는 것은 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 변형이 가능한 부분이므로 무효가 되었으나, 반면에 뿡뿡이 캐릭터 디자인 젓가락은 비록 디자인권은 무효가 되었지만, 젓가락 캡 모양이 달라 심미적 차이가 있어 콩나물 젓가락 디자인권의 권리범위에는 속하지 않아 계속 제조, 판매는 가능하게 된 것이다.

권리범위확인 사건에서 대법원은 유사여부를 디자인 부분 부분 개별적으로 판단하지 말고 전체적으로 판단해야 된다는 점과 그 중에서 일반인이 가장 주의를 끌기 쉬운 부분을 중요한 부분으로 유사 여부를 비교해야 한다는 점을 밝힌 점에 의의가 있다.

제2절. 캐릭터 라이선싱 비즈니스와 계약 실무

(1) 사례

(가) 구름빵 그림책 매절계약 사례

[www.bodnara.co.kr]

직접 손으로 만든 인형 캐릭터를 사진을 찍어 그림책으로 만드는 독창적인 방법의 창작자인 구름빵 그림책 작가 A는 출판사 B와 출판계약을 하면서 소위 저작재산권 자체를 양도하는 매절계약을 하였다. 또한 2차적저작물작성권도 함께 양도하였다. 그 후 구름빵 그림책은 큰 인기를 얻게 되었고, 뮤지컬, 애니메이션 및 캐릭터에 기반한 수많은 상품화권계약도 체결하여 출판사 B는 많은 돈을 벌게 되었다. 하지만, 이미 저작재산권과 2차적 저작물 작성권을 양도해버린 창작자인 작가 A는 아무런 권리 주장도 할 수 없었다.

(나) 스타워즈 캐릭터 상품화권 사례

[출처 : ko.aliexpress.com]

스타워즈 시리즈 감독으로 유명한 조지루카스는 제작사인 20세기폭스사와 감독 보수에 관한 계약을 할 때 스타워즈 영화로 인한 부가사업 중 캐릭터 상품화권에 관한 권리를 요구하였다. 당시 제작사는 장난감에 불과한 캐릭터 상품화권이 얼마나 하겠냐고 생각하면서 조지루카스 감독의 요구를 들어주었다. 그런데 스타워즈 영화 시리즈의 선풍적인 인기로 벌어들인 영화제작사의 수입보다 캐릭터 상품화권 라이선스계약으로 조지루카스가 벌어들인 수입이 2배나 많았으며 그 금액은 200억 달라에 달했다. 조지루카스는 상품화권 계약 관리를 위하여 별도 법인을 설립하고 30명의 직원을 고용하였으며, 2012년에는 그 회사를 40억 5천만달라에 매각하여 억만장자가 되었다.

(다) 애니메이션 주인공 캐릭터 라이선스 계약 사례

A 회사는 애니메이션 시리즈를 제작하기로 하면서 당시 디자인 용역업체로 거래 중이던 B 회사에게 애니메이션 시리즈의 주인공이 될 기본 캐릭터 디자인을 개발해달라고 용역을 주었다. B 회사는 해당 캐릭터를 직접 개발하지 않고 프리랜서 캐릭터 디자이너인 C가 개발 중이던 D라는 캐릭터를 500만원에 매수하여 일부 보완하여 A 회사에 납품하였다. 그런데 B 회사는 위 D 캐릭터를 매수할 때는 그 소유권 등 일체 권리를 양도받았으나, A 회사에 D 캐릭터를 제공할 때는 개발비를 일시금으로 받지 않는 대신 D 캐릭터 자체의 소유권은 그대로 B 회사에 유보하고, 캐릭터를 애니메이션 제작에 사용을 허락하고 장래 매출 발생시 매출액에 연동하는 로열티 계약 형태로 제안을 하였다. A 회사도 초기에 돈이 들어가지 않아 B 회사의 제안을 수락하였다. 그리고 로열티 계산방식은 A 회사가 제작할 애니메이션 시리즈의 방영권, 판권 매출을 기준으로 하는 것이 아니라 A회사가 D 캐릭터를 포함한 애니메이션 관련 상품화 사업, 2차적 저작물 작성으로 인한 매출 등 일체의 상업적 매출액을 기준으로 계약하였다. A 회사의 애니메이션 시리즈가 성공하면서 해당 애니메이션의 시리즈 2, 3, 4가 제작되게 되었고, 뮤지컬, 만화, 게임, 드라마 등 수많은 2차적저작물이 작성되게 되었고 1만종이 넘는 머천다이징 상품 라이선스 계약이 체결되게 되었다. 그런데 모든 2차적저작물과 후속 애니메이션 시리즈, 그리고 머천다이징 상품에는 전부 D라는 기본 주인공 캐릭터가 포함될 수밖에 없으므로, B 회사는 A 회사의 애니메이션 방영권 매출 뿐 아니라 파생 및 관련 사업에서 발생하는 모든 매출에 대하여 로열티를 받게 되었다. 그로 인하여 B 회사는 연간 수백억에 이르는 로열티 수입을 매년 얻게 되었다.

위 3가지 사례에서 보듯이 캐릭터 창작자인 원저작권자가 그에 대한 수익을 향유하지 못하는 경우가 있는 것을 알 수 있다. 아무리 훌륭한 캐릭터 저작물을 창작하더라도 저작권법을 잘 몰라 계약을 잘못하면 그로 인한 모든 수익을 다른 사람이 향유하는 것을 쳐다만 볼 수밖에 없는 경우가 있다.

성공적인 캐릭터 라이선싱 비즈니스를 위하여 저작권 및 라이선싱 계약에 있어서 반드시 지켜야 할 기본 원칙이 무엇인지와 위 사례에서 배울 수 있는 캐릭터 라이선싱 비즈니스 계약의 핵심을 숙지할 필요가 있다.

(2) 해설

(가) 캐릭터 저작재산권의 ‘양도’와 ‘이용허락’을 구분하자.

저작권은 저작인격권과 저작재산권으로 이루어져 있으며, 저작인격권은 일신전속적이므로 양도가 불가능하나, 저작재산권은 자유롭게 전부 또는 일부의 양도가 가능하다. 통상적으로 저작권 양도는 저작재산권 양도를 의미한다. 저작재산권에는 복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차적저작물작성권이 있으며, 저작물에 대한 복제, 배포권자는 출판권을 설정할 수 있고, 저작물을 발행, 복제, 전송할 권리를 가진 자는 배타적발행권을 설정할 수 있다.

원칙적으로 책을 출판하려면 저작권자가 출판사에 출판권을 설정해주고, 약정 조건에 따라 인세를 받으면 된다. 그런데 출판업계의 관행 중 신진작가들에게는 출판해주는 대가로 책에 대한 모든 저작재산권을 일시금을 주고 양도받는 관행이 있다. 신진작가 입장에서는 책이 얼마나 팔릴지도 모르므로 인세를 미리 받는다는 생각으로 매절계약 제안에 응하는 경우가 있는데 구름빵 그림책 사건이 그러한 경우이다.

구름빵 그림책은 40만권 이상 팔렸고 10% 인세를 따지면 정가 대비 3억 8천만원 이상의 인세 수입을 작가가 받을 수 있었다. 그런데 매절 계약으로 출판권 설정도 아닌 저작재산권을 통째로 1,000만원도 안 되는 가격에 양도하였고, 약정에 따라 인센티브로 돈을 조금 더 받아 총 1,850만원이 작가가 얻은 모든 수입이라고 알려져 있다.

인세를 미리 일시불로 지급하는 조건으로 출판사가 관행대로 저작재산권의 전부 양도를 요구하는 경우라고 하더라도 그림책의 주인공 인형 캐릭터들에 대한 저작권이나 2차적저작물작성권은 작가에게 그대로 유보를 하는 등 계약 체결시 협상을 통하여 권리를 최대한 덜 뺏기려는 시도를 하였더라면 구름빵 그림책의 성공으로 인한 수익을 저작권자도 일부 향유를 할 수 있었을 것이다.

저작권법은 45조 1항에서 저작재산권은 양도할 수 있다고 규정하고 있지만, 46조에서는 저작재산권자가 저작물의 이용을 이용 방법 및 조건을 정해서 다른 사람에게 이용을 허락할 수 있도록 하고 있으므로 위 사례 (3)의 B회사처럼 향후 캐릭터 관련 계약을 할 때에는 기본적으로 양도가 아닌 이용 허락 즉 라이선싱 계약을 하도록 해야 할 것이다.

참고로 대법원은 “저작권에 관한 계약을 해석함에 있어 과연 그것이 저작권 양도계약인지 이용허락계약인지는 명백하지 아니한 경우, 저작권 양도 또는 이용 허락되었음이 외부적으로 표현되지 아니한 경우에는 저작자에게 권리가 유보된 것으로 유리하게 추정함이 상당하다”(대법원 1996. 7. 30. 선고 95다29130 판결)라고 하여, 원 저작권자의 권리를 우선시하고 있다.

(나) 저작재산권을 전부 양도하는 계약을 체결하더라도 2차적저작물작성권은 양도되지 않는다.

2차적 저작물이라 함은 원저작물을 번역, 편곡, 변형, 각색, 영상제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물을 말하며, 독자적인 저작물로 보호되며(저작권법 제5조 1항), 2차적 저작물의 보호는 그 원저작물의 저작자의 권리에 영향을 미치지 않는다(저작권법 제5조 2항). 그리고 저작재산권의 전부를 양도하는 경우에는 ‘특약이 없는 때’에는 2차적저작물을 작성하여 이용할 권리는 포함되지 아니한 것으로 추정한다(저작권법 제45조 제2항).

따라서 만에 하나 저작재산권을 전부 양도하는 경우라도 그 계약서에 2차적 저작물 작성권을 별도로 양도한다는 특약이 없다면 원저작물의 저작권자가 원저작물을 가지고 영화, 만화, 게임 등을 만들 수 있는 권리는 계속 보유하게 된다.

상대방이 제시한 계약서에 사전 합의 없이 2차적저작물 작성권이 양도된다는 조항이 들어가 있다면 합의되지 않은 조항이므로 삭제하라고 하든지, 이러한 특약이 필요하면 그에 상응하는 대가를 제시해보라고 하든지, 아니면 게임이면 게임, 영화면 영화 등 여러 종류의 2차적저작물작성권을 분리해서 일부만 양도하든지 아니면 기간, 지역을 한정해서 허락하든지 해야 할 것이다.

(다) 상품화권이야말로 원소스멀티유스의 핵심이다.

조지루카스의 사례에서처럼 감독은 해당 영화에 대한 저작권은 원래 없었으나 보수 계약 협상시 잘 협상하여 원저작물인 영화 수익의 2배 이상을 벌게 될 수 도 있다.

상품화권이라는 권리는 저작권법에 명시된 권리는 아니지만 저작물 중 일부에 대한 복제를 수반하고, 저작물의 전부 또는 일부를 이용하는 것이 전제되며, 경우에 따라서는 원저작물을 변형하는 경우도 있으므로 2차적저작물작성의 성질도 가지고 있다. 하지만 전체적으로 보면 저작권법 제46조에서 규정한 저작물의 이용허락권의 일부라고 할 수 있다.

특히 원저작물인 만화, 게임, 영화, 그림책 등의 캐릭터들에 대한 상품화권은 원저작물이 인기를 얻게 되면 원저작물 자체의 수입보다 몇 배 더 큰 수익을 올릴 수도 있다.

따라서 원저작물의 저작권자는 상품화권을 통째로 양도하는 실수는 절대로 하면 안 되며, 상품별로 기간, 지역 등을 나누어 수백, 수천가지 조합으로 머천다이징 및 라이선스 사업을 할 수 있다는 점을 항상 염두에 두어야 할 것이다. 끝.

법무법인(유)한별 권단 변호사

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캐릭터라이선싱 비즈니스와 법률-한국콘텐츠진흥원2014캐릭터백서
Date

2015년 3월 25일

Category

기고, 기타

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