국내상표권이 없는 외국상표권자의 국내판매업자였던 자의 계약종료 후 판매행위가 부정경쟁방지법 제2조제1호사목에 해당하지 않는다고 하여 승소한 사례

1.관련법령

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호(2011. 12. 2. 법률 제11112호로 일부개정되기 전의 것)

사. 다음의 어느 하나의 나라에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 그 행위를 한 날부터 1년 이전에 대리인이나 대표자이었던 자가 정당한 사유 없이 해당 상표를 그 상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하거나 그 상표를 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하는 행위
(1) 「공업소유권의 보호를 위한 파리협약」 (이하 “파리협약”이라 한다) 당사국
(2) 세계무역기구 회원국
(3) 「상표법 조약」의 체약국(締約國)

-이하 ‘이 사건 규정’이라고 합니다.

부정경쟁방지법 제2조제1호사목
출처 : 픽사베이

2. 쟁점

  • 부정경쟁방지법 제2조제1호사목의 ‘그 행위를 한 날’의 의미가 개개 행위가 ‘시작된 날’이라는 의미인지 아니면 실제 그 행위가 ‘행해진 날’을 의미하는지 여부

3. 사안의 개요

미국 골프 회사 A사는 일본, 캐나다 등의 나라에서 2005년경부터 2008년경 사이에 “B” 상표를 등록하였고, 한국 중소기업 C사는 A사와 판매대리점 계약 및 OEM 생산 계약을 통해 “B” 상표가 부착된 퍼터 제품을 2006년 경부터 생산, 판매해 왔다.

C사는 2006년경 국내에 위 “B” 상표를 출원, 등록하였고, A사는 C사와의 위 계약을 2010년 1월경에 해지하였다. C사는 계약 해지 이후에도 “B” 상표가 부착된 퍼터 제품을 국내에서 판매하였고, A사는 C사를 상대로 B표장 부착 제품 판매금지가처분 소송을 제기하여 가처분결정을 받았고, C사는 가처분이의소송을 제기하였으나 2011. 6. 30.경 1심 패소하였다.

A사의 주장 중 하나는 C사는 판매대리점계약 해지 이후 1년 이내에 B상표 부착 퍼터 제품 판매를 한 이상 위 규정의 부정경쟁행위에 해당된다는 것이었다.

 C사를 가처분이의 소송 2심에서 대리한 권단변호사는 C사가 A사의 대리인 지위에 있었다고 하더라도 그 대리관계가 종료된 지 1년이 경과한 이상 C사는 이 사건 규정에서 정한 ‘1년 이전에 대리이었던 자’에 해당하지 않는다고 주장하였다.

4. 법원의 결정

법원은 이 사건 규정은 등록된 국가에만 미치는 상표권의 효력의 범위를 확대하여 국제적인 부정경쟁을 방지하고자 규정된 것으로서, 상표에 관하여 권리자와 대리인 또는 대표자의 관계에서의 신뢰관계의 파괴를 방지하고자 과거에 대리인 또는 대표자에 있던 자의 행위를 규제하는 한편, 대리인 또는 대표자의 관계가 종료된 이후에도 과도하게 장기간 그들의 사업활동을 구속하는 것이 가혹하다는 취지에서 ‘그 행위를 한 날로부터 1년’이라는 제한을 둔 것으로 보인다고 판단하고, 이러한 속지주의 원칙의 예외적 규정인 이 사건 규정은 그 요건을 해석함에 있어서 함부로 원칙을 훼손하여서는 아니되는 엄격성이 요구된다고 보았다.

이러한 전제에서 이 사건 규정에서 말하는 ‘그 행위를 한 날’은 부정경쟁행위의 판단을 요하는 개개의 행위가 ‘시작된 날’이 아닌 실제 그 행위가 ‘행해진 날’을 의미한다고 보았다.

이 사건에서는 C회사가 대리점관계가 종료된 시점인 2010년 1월경으로부터 1년이 경과한 것이 명백한 현재 시점에서 비록 계속 퍼터 등을 제조, 판매하고 있더라도 이 사건 규정에서 정한 ‘그 행위를 한 날로부터 1년 이전의 대리인이나 대표자’라고 할 수는 없다고 판단하여 C회사의 주장을 받아들여 가처분결정을 취소하였다.

또한 현재 판매되는 제품 중 계약종료 후 1년 이내에 생산된 제품만을 특정하여 구분할 수 없다는 점을 이유로 일부 제품의 판매만을 금지할 수도 없다고 판단하였다.

5. 시사점

위 판결은 법리적으로는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 사목의 ‘그 행위를 한 날부터 1년 이전”의 의미에 관한 최초의 판례로서 이 사건 규정이 속지주의 원칙인 상표권의 효력 범위를 국제적으로 확대하는 기능이 있는 점을 고려하여 엄격하게 해석하여야 함을 밝힌 점에 의의가 있다.

또한 이 판결의 실질적인 의의는 국내에 상표권을 등록하지 않은 외국 상표권자의 국내판매업체들이 국내에서 마케팅과 영업을 통해 해당 상표제품의 시장을 성장 시키는 등 기여를 하였음에도 불구하고 그 후 외국업체로부터 계약갱신을 거절당하거나 계약해지를 당하여 피해를 보게 된 국내 판매 업체들에 대하여 일부 권리구제의 길이 생겼다는 점이다.

위 판결은 A사가 재항고를 대법원에 제기하였다가 상호 합의, 취하하여 종국 확정이 되었으며, 2011. 12. 2. 법률 제11112호로 일부개정된 법률에 의하여 ‘그 행위를 한 날부터 1년 이전’을 ‘그 행위일 전 1년 이내’로 문구가 개정되어 그 의미를 명확히 하였다. 끝. 권단 변호사 작성.

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[상표권 변호사]부정경쟁방지법 제2조제1호사목 ‘그 행위를 한 날’ 의미
Date

2011년 10월 27일

Category

부정경쟁행위, 상표, 업무사례, 지식재산권

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