도형 상표를 구성하는 캐릭터가 저작물로 보호되는지 여부

 2019년 10월 법무법인(유)한별 권단 변호사 작성

“출처: pixabay.com”

사례 :

     

아동복을 제작하는 업체 A는 아동복 브랜드를 “뚱땡이”라고 정하고 돼지 머리를 단순한 선으로 도형화하고 돼지코를 크게 강조하고 눈을 반짝이는 형태로 독특하게 만들고 색상을 핑크색으로 한 캐릭터 모양을 만들어 도형 상표로 출원, 등록하였다. 지정상품은 아동복 등 의류 제품으로 특정하였다. 다만 국내 상표권만 등록하였고 해외에는 비용 때문에 상표권 출원을 하지 않았다.

그리고 아동복 라벨에 위 캐릭터 도형 상표를 표시하여 판매하였다. 뚱땡이 도형 상표 아동복은 어떤 크리에이터가 자신의 채널에 소개를 하여 일부 맘카페의 엄마들 사이에서 어느 정도 인기있는 상품이 되었다. 그리고 일본에 수출도 되었다.

그런데 그 후 주방용구 제조업체인 B가 A의 위 뚱땡이 도형 상표 캐릭터와 실질적으로 유사한 모양의 캐릭터를 “돼야지”라고 이름을 붙여서 주방용품의 캐릭터 디자인으로 하여 주방용품 외관, 포장지, 카탈로그, 광고물 등에 부착하여 홍보, 판매하였다. 그리고 유튜브 채널에 돼야지 캐릭터를 부착한 제품을 선전하고, 영업소의 현수막과 간판에도 위 돼야지 캐릭터를 포함하여 사용하였다.

그리고 B는 일본에 위 캐릭터 디자인 주방제품을 수출하여 막대한 수입을 올렸다.

B는 위 돼야지 캐릭터를 활용한 애니메이션 제작도 준비 중에 있다.

이 경우 A는 뚱땡이 도형 상표와 분리하여 그 도형 캐릭터를 상표와 분리된 별도의 저작물로 주장하면서 B의 행위에 대하여 저작권 침해 주장을 할 수 있을까?(이 사례는 대법원 2014. 12. 11. 선고 2012다76829 판결을 참조로 각색한 것입니다)

     

해설 :

     

상표권 침해 여부

  

A는 뚱땡이 상표를 의류만을 지정상품으로 하여 출원, 등록하였고 주방제품을 지정상품으로 하지는 않았기 때문에 B의 뚱땡이 도형 상표와 유사한 캐릭터 디자인 주방제품에 대하여 상표권 침해를 주장할 수 없다.

게다가 B의 돼야지 캐릭터는 주방제품 디자인의 일부로 주로 사용되었고 주방제품의 상표는 “돼야지”라는 호칭의 별도 문자 상표가 있었기 때문에 돼야지 캐릭터를 B가 주방제품의 ‘상표로 사용’한 것이라고 보기 어려운 측면도 있다.

또한 A는 비용 문제 때문에 일본에 뚱땡이 도형 상표를 등록하지도 않았기 때문에서 일본에서의 B 주방제품의 판매, 유통에 대하여서는 상표권 주장을 할 수도 없다.

따라서 A는 B를 상대로 등록된 돼야지 도형 상표권 침해를 주장하기 어려운 상태이다.

또한 A의 돼야지 도형 상표는 일부 맘카페에서만 인기가 좀 있는 정도라서 아동복 수요자들 사이에 널리 알려진 상표도 아직 아니기 때문에 A가 B를 상대로 해당 표장의 주지성을 전제로 한 부정경쟁행위 금지 주장도 하기 어려운 상태라고 할 것이다.

     

도형 상표에 사용된 캐릭터의 저작물성

     

대법원은 저작권법에 의하여 보호되는 저작물의 요건으로 요구되는 창작성의 정도에 대하여 ”여기서 말하는 창작성이란 완전한 의미의 독창성을 말하는 것은 아니며 단지 어떠한 작품이 남의 것을 단순히 모방한 것이 아니고 작자 자신의 독자적인 사상 또는 감정의 표현을 담고 있음을 의미할 뿐이어서 이러한 요건을 충족하기 위하여는 단지 저작물에 그 저작자 나름대로의 정신적 노력의 소산으로서의 특성이 부여되어 있고 다른 저작자의 기존의 작품과 구별할 수 있을 정도이면 충분하다”( 대법원 2003.10.23.선고 2002도446판결 등 참조)라고 보고 있다.

따라서 위 사례에서 A가 만든 도형 상표 내의 뚱땡이 돼지 머리 캐릭터는 A가 독자적으로 자신이 생각하는 돼지 머리의 특징을 실제 돼지의 것과는 다른 반짝이는 눈의 독특한 모양과 코의 크기 등을 강조하는 등 나름대로 정신적 노력을 기울여 표현한 것으로서 저작권법이 보호하는 저작물로서의 요건인 창작성을 갖추었다고는 볼 수 있다.

다만, 상표법상 상표를 구성하는 도형을 상표 자체와 분리하여 별도의 저작물로 저작권법상 이중으로 보호할 수 있는지 문제될 수 있다.

이에 대하여 대법원은 “저작물과 상표는 배타적ㆍ택일적인 관계에 있지 아니하므로, 상표법상 상표를 구성할 수 있는 도형 등이라도 저작권법에 의하여 보호되는 저작물의 요건을 갖춘 경우에는 저작권법상의 저작물로 보호받을 수 있고, 그것이 상품의 출처 표시를 위하여 사용되고 있거나 사용될 수 있다는 사정이 있다고 하여 저작권법에 의한 보호 여부가 달라진다고 할 수는 없다”라고 판단하여(대법원 2014. 12. 11. 선고 2012다76829 판결 참조), 상표 도안이라고 하더라도 창작성을 갖춘 저작물이라면 상표권 보호와 별도로 저작권으로도 보호될 수 있다는 점을 명확히 하였다.

따라서 위 사례에서 비록 A가 등록된 상표권 권리를 행사할 수는 없는 상태라고 하더라도 그 상표를 구성하는 도안인 돼지 머리 캐릭터에 대하여서는 그 도안 자체로 일반적인 미술저작물로서 창작성이 인정되므로 그 저작권자로서의 모든 권리를 행사할 수 있는 것이다.

     

저작권 침해 여부

     

저작권 침해가 인정되기 위하여서는 양 저작물이 실질적으로 유사할 뿐 아니라 침해 저작물이 원 저작물에 의거하여 작성되었다는 점도 함께 인정되어야 한다.

위 사례에서 B가 A의 도형 상표를 보고 돼야지 캐릭터를 만들었는지 아니면 B가 스스로 돼야지 캐릭터를 창작하였는지는 사실관계가 나타나 있지는 않다.

그런데 A의 도형 상표가 먼저 출원, 등록된 점, A 상표가 나름대로 일부 수요자들 사이에 인기가 있었고, 크리에이터 영상 등으로 인터넷에서 노출이 되었던 점, 일본에 수출이 되었는데 B의 주방제품도 그 후 일본에 수출된 점, A의 뚱땡이 돼지 머리 상표 모양과 B의 돼야지 캐릭터 모양 중 A의 독창적인 표현 부분인 반짝이는 돼지 눈과 코의 크기가 강조된 표현이 실질적으로 동일한 점 등에 비추어 보면 B가 A의 도형 상표를 어디선가 접한 후 이를 모방한 것으로 추정될 수 있다고 할 것이다.

대법원도 “의거관계는 기존의 저작물에 대한 접근 가능성, 대상 저작물과 기존의 저작물 사이의 유사성이 인정되면 추정할 수 있고, 특히 대상 저작물과 기존의 저작물이 독립적으로 작성되어 같은 결과에 이르렀을 가능성을 배제할 수 있을 정도의 현저한 유사성이 인정되는 경우에는 그러한 사정만으로도 의거관계를 추정할 수 있다”(대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다8984판결 등 참조)라고 판단하여 의거관계를 입증하지 못하더라도 양 저작물의 현저한 유사성이 인정될 경우 의거관계의 추정을 인정하고 있다.

그리고 저작권은 상표권과 달리 등록을 하지 않아도 창작과 동시에 권리가 발생하므로 A가 뚱땡이 돼지머리 도안에 대하여 저작권등록을 하지 않았어도 권리 행사를 할 수 있다.

따라서 A는 B에 대하여 뚱땡이 돼지머리 도안 캐릭터의 저작권자로서 복제권(주방용품에 캐릭터 디자인을 사용하는 행위 등) 및 2차적저작물작성권(돼야지 애니메이션 제작 행위) 침해를 이유로 돼야지 캐릭터의 사용금지, 캐릭터가 사용된 제품의 판매 및 수출, 유통 금지, 폐기 청구 및 손해배상청구 등 민사적 권리 행사와 저작권법위반죄 형사 고소 제기를 할 수 있다. 끝.

     

2019. 9. 24. 법무법인(유)한별 권단변호사 작성.

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