캐릭터 라이선스 계약 유의점

라이선스감사 대처방법 과 라이선스 분쟁

[글로벌 기업의 라이선스 정책 강화]

최근 소프트웨어분야 글로벌 기업들이 시장경쟁에서 독점 내지 우위를 유지하기 위해서 소프트웨어 이용자들을 상대로 라이선스 수수료 인상 또는 라이선스 감사 등을 광범위하게 진행하고 있다고 한다. 이는 고객사들이 경쟁사로 이탈하는 것에 대한 보복의 성격도 있고, 그 동안 라이선스 계약 규정에만 두고 활용하지 않았던 무기를 제대로 쓰기 시작한 것으로도 볼 수도 있다.

소프트웨어 분야 뿐 아니라 IT, 통신 분야에서 원천기술이나 독점기술을 가지고 있는 글로벌기업들은 이미 오래 전부터 라이선스 계약을 통해 고객사들에게 다양한 수단으로 불법이용을 단속하면서 막대한 로열티를 회수해가고 있었다.

라이선스감사
출처 : 픽사베이

[무기가 되는 다양한 라이선스 계약 조항]

라이선스 관련 계약에 있어 라이선서들에게 중요한 무기가 되는 계약 방법 및 계약 조항들은 다음과 같은 것들이 있다.

– 제품 판매와 제품 사용에 대한 라이선스의 구별 : 예를 들어 글로벌 IT기업 A사가 원천기술이나 특허를 가지고 있는 어떤 칩을 구매하여 이를 부착한 제품을 제조, 판매하고자 하는 국내 중소기업 B에게 칩을 판매할 때 칩이라는 제품 자체에 대한 판매와 별도로 칩에 있는 특허, 영업비밀 등 지식재산권 사용에 대한 라이선스 계약을 별도로 체결하여 칩을 부착한 다른 제품들의 매출에 따른 로열티를 별도로 받는다.

– 소프트웨어 사용에 대한 라이선스와 판매된 제품 사용에 대한 라이선스의 구별 : 예를 들어 위 사례에서 B회사는 칩을 구동하기 위한 소프트웨어도 구매하거나 라이선스 계약을 통해 사용료를 지급하게 되는데, 이러한 소프트웨어 라이선스 비용 지급 외에 B 회사는 구매한 칩을 가지고 특정 제품이나 기타 다른 관련 제품을 제조하여 판매할 때 해당 칩에 대한 IP(특허, 기술 등) 사용에 대한 로열티를 매출액에 연동하여 별도로 지급해야 한다.

– 구매한 제품의 사용 범위 제한 : 위 사례에서 A사는 B사에게 칩을 판매하면서 라이선스 계약을 통해 해당 칩을 가지고 B가 제조, 판매할 수 있는 제품의 종류를 제한할 수 있다. 예를 들어 해당 칩을 특정 제품에만 부품으로 사용할 수 있도록 하고, 다른 종류의 제품에는 사용하지 못하도록 하는 것이다. 이는 A사의 다양한 라이선시사들의 이해관계 충돌 방지를 위한 목적도 있지만, B사로부터 로열티를 징수할 때 추후 감사를 통해 라이선스 조건 위반시 강력한 제재를 하기 위한 목적도 있다.

– 다양한 위약벌 조항 : 라이선스 계약서에 B사가 라이선스 계약 조건을 위반할 경우에 약정 로열티보다 높은 위약벌 성격의 로열티 금액을 책정해 놓는다. B사가 예를 들어 A사로부터 구매한 칩으로 특정 제품만 만들다가 수익성이 맞지 않아 A사의 허락 없이 구매한 칩으로 다른 기계 제품을 제조, 판매할 경우 약정 로열티의 3배에 해당하는 금액을 로열티로 한다든지, 해당 다른 기계 제품의 가격이 처음 제품의 가격보다 수십배에 이르는 가격일 경우에도 무조건 해당 제품 매출을 기준으로 로열티를 책정한다든지 할 수 있다.

– 로열티 대상 범위의 확대 : 원칙적으로 로열티란 특정 기술이나 특허의 사용에 대한 대가의 성격이므로, 특정 기술 및 특허가 적용된 특정 제품이나 부품의 가격을 기준으로 로열티를 지급하는 것이 타당하다. 하지만 라이선스 계약 조건을 통하여 라이선서들은 계약상 약자인 라이선시들에게 로열티 대상 범위를 아주 넓게 잡아놓는 경우가 많다. 예를 들어 위 사례에서 B사가 A사로부터 구매한 것은 칩 제품 뿐이고, 그 이후 칩을 부착하여 자체적으로 개발한 제품 구성 부분들은 어떻게 보면 A사의 기술이나 특허와는 관계가 없는 것이다. 그럼에도 불구하고 A사는 계약을 통해 B사에게 칩 사용에 대한 로열티의 대상 기준을 칩 가격이 아니라 칩이 부착된 제품 전체의 매출액을 기준으로 하는 경우가 많다. 특히 만약 라이선스 조건 위반의 경우에는 해당 칩이 부착된 제품 가격이 칩 가격의 수십 배에 이르는 제품일 경우에도 매출액을 기준으로 로열티를 부과하게 되는 경우가 있다. 더 나아가 칩이 부착되어 제품이 판매될 경우 해당 제품의 포장박스, 액세서리 등 패키지 형태의 판매품일 경우 기술과 관련이 없는 이러한 액세서리, 포장박스 비용이 포함된 전체 패키지 제품 판매가격을 기준으로 로열티를 부과하는 경우도 있다.

– 라이선스 감사를 통한 압박 : 라이선스 계약서에 정기 또는 부정기적으로 A사가 회계사, 변호사를 B 회사의 영업장소에 파견하여 모든 매출 관련 장부, 전표 등 영업자료에 대하여 감사를 하고, 매출신고 누락이나 계약 조건 위반을 적발하여 감사 비용까지 B사에게 부담하게 한다. 어쩔 경우에는 감사 비용이 누락 로열티 비용의 몇 배가 되는 경우도 있다.

[라이선스 계약 체결 전 협상의 중요성]

제일 좋은 라이선스 분쟁 대처 방법은 라이선스 계약 조항을 처음부터 잘 체결하는 것이다. 당연한 말이지만, 국내 업체들은 외국 글로벌기업들이 내민 라이선스 계약에 대하여 전혀 협상 없이 사인을 하는 경우가 많다. 협상을 하더라도 로열티 금액이나 비율에만 관심이 있고 조금이라도 싸게 하면 계약 협상을 잘한 것으로 생각한다.

하지만, 로열티 금액이나 비율만큼 중요한 것은 그 외의 다른 여러가지 라이선스 조건이나 허용 범위, 위반시의 벌칙 조항들이다.

라이선시가 라이선서에 대하여 유일하게 그나마 자신의 목소리를 낼 수 있는 순간은 계약서에 싸인을 하기 전 뿐이다.

계약서 싸인 전에 계약서의 모든 조항을 꼼꼼히 분석하여 과연 자신의 회사가 이 라이선스 계약을 통해 진행하고자 하는 사업 목적에 비추어 계약서가 구조적으로 잘 짜여져 있는지, 통상 관행적이라는 조항들 중에 자신의 회사가 당연하게 할 수 있다고 생각한 행동이 금지되어 있지 않은지, 거래와 영업 과정에서 일어날 수 있는 모든 상황의 변수에 대처하여 계약 조건이 공정하고 합리적으로 이루어져 있는지 신중하게 잘 살펴보고 계약서 조항에 대하여 합리적인 수정, 변경 요청을 해야 한다.

[라이선스 계약을 안 하는 것이 더 이익일 수도 있다]

위 사례에서 B회사가 만일 칩을 A회사로부터 구매하지 않고 칩의 구동을 위한 소프트웨어 라이선스 계약만 체결하고, 칩을 A회사로부터 해당 칩을 구매하여 재판매하는 C사로부터 구매하여 사용한다면 어떻게 될까?

C 사가 해당 칩을 A사로부터 적법하게 라이선스 로열티를 주고 구매하였다면, 해당 칩을 B사가 구매하여 사용할 경우에는 B사는 A사에게 별도로 칩 사용에 대한 로열티를 지급할 의무가 없다. 왜냐하면 라이선스 계약을 하지도 않았으니 라이선스 계약에 따른 의무가 없고, B사가 구매한 칩은 이미 로열티가 적법하게 지불된 제품이므로 칩에 대한 특허권침해 등 지식재산권 침해의 문제도 발생하지 않기 때문이다. 이와 관련된 특허법상의 쟁점은 소위 “특허소진이론”인데, 특허가 있는 제품이 적법하게 한 번 판매되면, 그 이후의 구매자, 재구매자들의 해당 제품 사용은 특허 침해가 되지 않는다는 이론으로서 실무상 인정이 되고 있다.

B사로서는 A사로부터 칩을 사는 것보다 C사로부터 칩을 사는 것이 조금 더 비쌀 수는 있지만 B사가 칩을 이용하여 만드는 제품의 가격이 아주 높거나 A사의 까다로운 라이선스 조건을 준수하면서 사업을 하기 힘든 구조라면 차라리 C사로부터 칩을 구매하는 것이 이익이 될 수도 있다.

만일 A사와 라이선스 계약을 하게 될 경우라면, 계약 위반의 경우 로열티에 대하여서는 예상하기 힘든 위반제품의 판매가격을 기준으로 하지 말고 칩 1개당 약정 로열티 금액으로 정하는 것이 낫다.

라이선스감사  대처방법

라이선스 감사가 나올 경우 라이선서의 파견 회계사들은 위반 사항을 적발하기 위하여 B회사의 거래처와의 계약서, 거래전표 등 민감한 자료들 모두를 공개하라고 할 것이다. 그리고 라이선스 계약 대상 제품이 아닌 B회사의 다른 모든 제품들도 위반사항과 관련이 없는지 조사를 하겠다고 할 것이다. 이럴 경우 B회사는 일단 라이선스 계약 대상 외의 제품들은 감사 대상이 아니라며 거부를 정당하게 할 수 있다. 검찰의 압수 수색이 아닌 이상 감사를 맡은 담당자가 강제로 조사를 할 수는 없기 때문이며, B 회사의 항변이 라이선스 계약에 따른 적정한 반박이기 때문이다.

그리고 B회사의 거래처와의 계약서나 거래전표들은 공개시 신중해야 한다. 왜냐하면 B회사의 거래처 측에서 자신들의 영업비밀인 구매원가, 회사 정보 등이 공개되면 그에 대한 책임을 B회사에게 물을 수 있기 때문인다. B회사는 A회사의 감사 담당자에게 B회사의 거래처 관련 정보가 누설되어 B회사가 거래처로부터 소송을 당할 경우 A회사가 모든 책임을 진다는 약정서를 작성해주지 않으면 공개할 수 없다고 하거나, B회사의 거래처와의 별도 계약서 상의 비밀유지의무 위반이 되므로 공개할 수 없다고 할 수도 있다.

다만, 무조건적인 비공개, 감사 거절을 할 경우에는 불필요한 소송 등으로 더 많은 비용이 지출될 수 있기 때문에 상대방도 이해하거나 양해할 수 있는 영업비밀, 거래처와의 비밀유지약정 위반, 라이선스 계약서 상 로열티 대상 제품이 아니라는 등의 합리적인 이유로 감사 대상 범위를 최소화해야 한다. 그리고 공개하거나 제출할 의무가 있는 관련 자료들은 정리를 해서 신속하게 제공하여 최대한 감사기간을 짧게 하는 것도 중요하다. 왜냐하면 감사 비용은 통상 소요시간에 따라 결정되기 때문이다.

그리고 라이선스 감사 비용에 관하여서도 설사 B사가 계약위반을 한 것이 적발되는 경우라고 하더라도 무조건 감사비용을 B사가 전부 부담하도록 하지 말고 감사 결과 누락된 로열티 금액이 얼마 이상일 때라든지 누락된 로열티가 전체 로열티의 몇 프로 이상일 때라든지 하는 경우에만 B사가 부담하고 나머지 경우에는 A사가 부담하도록 하는 요구해야 한다. 왜냐하면 라이선스 감사는 A사의 필요에 의하여 진행하는 것이고, 회계작업의 통상적 오류로 매출이 고의가 아니라 과실로 누락될 수 있기도 때문이다.

그리고 라이선스 감사 결과 위반 사실이 적발되어 위약금을 지불하게 될 경우라도 요구하는 대로 다 주면 안 된다. 외국기업들은 기본적으로 모든 분쟁을 전략적인 협상에 의하여 해결해오고 있기 때문에 자신들이 요구하는 금액(설사 계약서에 따른 금액이라고 하더라도!)을 상대방이 그대로 다 지급하리라고 기대하지 않고 네고를 예상하고 제안하는데 라이선시가 순진하게 예스라고 하고 다 주면 당황할지도 모른다.

라이선시 입장에서는 계약에 따른 위약금이 특정이 된 상황이라고 하더라도 여러가지 상황과 조건을 합리적으로 제시하면서 대안을 제시해야 한다. 가장 제안하기 좋은 것이 위약금의 지급 방법, 시기 등에 대한 역제안이다. 통상 분할 지급보다 일시금으로 지급한다고 한다고 하면 감액을 어느 정도 해준다. 그리고 그 지급시기를 빨리 해주면서 감액을 요구할 수 도 있다. 반면에 회사가 어려우면 최대한 분할 횟수와 기간을 늘려 분할하여 지급하겠다고 해야 한다.

그리고 일시금으로 지급하게 될 경우 적발된 미지급 로열티에 대한 지체약정금에 대하여서는 면제를 요구할 수도 있다.

회사의 객관적인 재무제표 등을 제시하면서 상대방 회사가 요구하는 로열티를 지급할 능력이 없다면서 최대한 감액이나 분할, 연기 지급을 요청하는 것도 방법이다. 어떻게든 돈을 받는 것이 감사의 목적인데, 돈도 없는 회사에게 소송을 할 실익도 없으니 어떻게든 돈을 받기 위하여 합의를 할 수도 있다.

그리고 마지막으로 잘못된 라이선스 계약으로 인하여 계속 손해를 보는 상황인데 계약기간이 많이 남은 상황이라면 감사 결과 위약금을 지불하면서 합의를 할 때 라이선스 계약을 합의 해지할 것을 전제 조건으로 요청할 필요가 있다.

결론적으로 라이선스 계약은 꼭 필요한 경우에만 하고, 하게 될 경우에는 로열티 외에 다른 조건들도 하나씩 꼼꼼히 검토해서 수정 요구를 해야 하고, 감사를 당하게 될 경우 라이선스 계약을 계속 유지할 것인지 여부 부터 입장을 정하고 최대한 빠른 시간 내에 감사를 종료하고 일시금으로 지급하면서 감액을 요구할 것인지 최대한 분할 지급하면서 시간을 벌 것인지를 회사 사정에 따라 잘 선택해야 할 것이다. 끝. 2014. 3. 22. 권단 변호사의 IP 전문 블로그.

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