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특허영업비밀

특허출원관련 영업비밀 입증책임

[글로벌기업과 국내기업 사이의 영업비밀 침해 분쟁 증가]

코오롱은 오랜 연구 끝에 2005년 아라미드 섬유 개발을 세계에서 3번째로 상용화에 성공하였다. 미국 시장 진출을 위하여 2009년 듀폰 사의 퇴직 직원을 컨설턴트로 채용하였다. 그런데 듀폰사는 코오롱을 상대로 퇴직 직원을 통해 코오롱이 듀폰의 영업비밀을 침해하였다며 미국법원에 소송을 제기하였고, 미국법원은 2011년 무려 1조원의 배상금을 코오롱이 듀폰 사에 지급하라는 판결을 내렸고, 현재 코오롱이 항소하여 항소심 판결을 앞두고 있다.

이와 같이 최근 글로벌기업들이 국내 중견기업, 대기업을 상대로 한 특허소송뿐만 아니라 영업비밀침해 소송도 많이 제기하고 있다.

특히 국내기업들은 경쟁상대인 글로벌기업의 전직 임직원을 채용하거나, 컨설팅계약을 체결하는 등 과정에서 영업비밀 누출을 의심받아 형사고소 및 민사소송을 당하는 경우가 늘고 있다.

특히 누출된 정보들이 구제척인 원료의 구성이나 배합비율 등에 해당하는 정보라면 영업비밀이 아니라는 주장이 받아들여지기가 어려운 것이 현실이다.

특허영업비밀
출처 : 픽사베이

[영업비밀침해와 공지 특허]

그런데 글로벌기업들의 영업비밀 침해 소송들은 후발 경쟁사인 국내 기업들의 시장진입을 저지하기 위한 목적으로 이루어지는 경향이 있으므로 누출된 정보들이 과연 법적으로 보호받을 수 있는 영업비밀인지 여부에 대하여 치밀하게 다투어야 할 필요가 있다.

특히 국내기업들이 후발 주자로서 독자적으로 개발 및 상용화에 성공한 기술이라고 하더라도 그 이후의 직원채용 및 관리 소홀로 마치 글로벌기업의 영업비밀을 부정하게 취득한 기술로 오인받는 억울한 경우가 있을 수 있다.

글로벌기업들이 독점하고 있는 기술 분야들에 관한 정보는 상당부분 독점을 위하여10여년 또는 20여년 이전에 특허로 출원된 기술정보일 가능성이 크다. 출원된 지 20년이 지난 특허기술은 누구든지 사용할 수 있으므로 글로벌기업들은 특허관련 기술에 대하여 영업비밀이라는 무기로 소송을 제기하여 경쟁기업들의 시장진입을 저지하려고 할 수 있다.

문제가 되는 영업비밀이 이미 공개되거나 소멸된 특허출원 관련 기술정보일 경우 의심을 받는 국내기업들은 어떠한 논리로 이를 방어하여야 할까?

[영업비밀 성립요건 3가지]

영업비밀로 성립하기 위해서는 비공지성, 비밀관리성, 경제성 3가지 요건을 갖추어야 한다.

특허출원 관련 정보일 경우 위 3가지 요건이 모두 문제가 된다.

특히 해당 정보가 특허청구항이나 명세서에 기재된 범위 내의 것일 경우에는 일단 비공지성 요건에서 탈락하게 된다.

[영업비밀이 수치한정발명특허 범위 내 정보일 경우]

만일 공지된 특허가 0.1~1.0이라는 범위의 수치한정발명인데 영업비밀로 문제가 된 정보가 특허의 수치 범위 내에 속하는 0.3이라는 특정 수치 정보일 경우에는 공지된 것으로서 무조건 영업비밀의 비공지성 요건을 충족하지 못한 것일까?

이럴 때는 영업비밀이 아니라는 주장을 침해자가 주장, 입증해야 하는 것이 아니라 해당 특정 수치의 한정에 구성의 곤란성이 있다거나 특정 수치 한정으로 인한 특별한 효과나 임계적 의의가 있다는 점을 영업비밀을 주장하는 자가 입증을 해야 비공지성 요건을 인정받을 수 있을 것으로 보인다(대법원 2000. 11. 10. 선고 2000후1283 판결 참조, 이 판례는 권리범위확인에 관한 판결이지만 선행수치한정특허발명과 후행발명 사이의 공지성에 관한 기준을 제시하고 있어 영업비밀 사건에서도 참조로 할 수 있을 것으로 보인다).

[영업비밀이 수치한정발명특허 범위 밖 정보일 경우]

만일 공지된 특허의 수치범위가 0.1~1.0 이라는 범위인데, 문제가 되는 정보가 0.095라면 영업비밀로 인정될 수 있을까?

이럴 경우에는 0,095라는 수치가 공지된 특허 ‘외’의 정보로서 영업비밀로 관리되고 있고, 어떤 면에서 경제성을 가지고 있는지를 영업비밀이라고 주장하는 자가 구체적으로 특정하고 주장, 입증을 해야 한다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결 참조).

이 사건에서 법원은 특허의 수치한정이 조성물 효능을 좌우하는 본질적 부분인데 피고가 의식적으로 특허청구범위에서 제외된 제품을 생산한 것이므로 특허침해가 되지 않고, 영업비밀침해 주장에 대하여서도 원고 기술이 특허로 이미 공개되어 비밀성이 상실되었고, 영업비밀로 주장하는 기술정보가 모두 특허기술내용과 관련되어 있고, ‘특허출원 내용 외’에 영업비밀이 될 수 있는 사항에 대한 입증이 부족하다고 하여 인정하지 않았다(서울중앙지방법원 2013가단5010607 사건).

[영업비밀 비공지성과 통상의 기술자]

만일 원고가 첫 번째 케이스에서 0.3이라는 특정 수치 정보 선택이 수 많은 실험과 비용을 통해 얻은 정보이고, 특허출원된 기술과 이질적이거나 현저한 효과를 나타낸다고 주장을 하고, 어느 정도 입증이 되는 것처럼 보일 때 피고는 어떻게 대처해야 할까?

이럴 경우 원고가 입증한 주장을 복멸하기 위해서는 피고가 0.1~1.0이라는 공개된 수치범위에서 0.3이라는 수치를 선택하는 것은 당해 기술분야의 통상의 기술자라면 누구든지 공개된 자료를 보고 실시할 수 있거나(대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결 참조) 통상의 기술자의 기술수준에서 적절하게 선택할 수 있는 주지, 관용의 수단에 불과하므로(대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015판결, 신규성 관련 판결이지만 공지성 부분 참조) 공지된 정보라고 보아야 한다는 것을 주장, 입증해야 한다.

통상의 기술자의 기술수준 도출방법에 대하여서는 저자의 다른 글을 참조하시길 바란다.

특허출원관련 영업비밀 입증책임

결론적으로 공지된 특허 관련 영업비밀 침해 사건에서는 영업비밀 침해 주장자(민사는 원고, 형사는 검사)가 해당 정보가 ‘특허출원 외’의 정보이거나 특허출원 범위 내이지만 구성이 곤란하거나 이질적인 효과를 나타내는 비공지된 정보라는 점을 특정하여 주장, 입증해야 하고, 해당 비공지된 정보가 특허출원 정보와 별도로 비밀로 관리되고 있다는 것, 그리고 특허출원기술과 다른 경제성이 있다는 점을 주장, 입증해야 한다.

그리고 영업비밀침해 주장자가 위와 같이 주장, 입증을 어느 정도 하였다고 하더라도 상대방(민사는 피고, 형사는 피의자, 피고인)은 포기하지 말고, 당해 기술분야의 통상의 기술자의 기술수준에서 선택, 실시가 가능한 공지된 정보라는 주장을 하고, 이의 입증을 위해서 당해 기술분야의 통상의 기술자의 기술수준에 해당하는 감정인 pool 선정 및 선정된 감정인을 통한 감정 요구 등을 공격적으로 주장하여 원고의 입증을 번복 하려는 노력을 할 필요가 있다고 할 것이다. 끝. 2014. 3. 11. 작성 . 권단변호사의 IP 전문 블로그.

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